[ip노믹스] "특허 사나포선 전략 대비를"
#1. 특허관리전문기업(npe) 언와이어드플래닛(up)은 지난달 5일(이하 현지시간) 중국 화웨이를 상대로 진행한 영국 특허 소송에서 승소했다. 같은 달 17일에는 애플과 진행한 미국 특허 분쟁에서 합의를 이끌어냈다. 소송 수익 일부는 에릭슨에 흘러 들어간다.
#2. 또 다른 npe인 아카시아리서치와 모바일미디어는 지난해 각각 애플을 상대로 진행한 미국 특허 소송에서 승소했다. 애플은 아카시아리서치에 2200만달러(약 250억원)를, 모바일미디어에 300만달러(약 34억원)를 배상하라는 판결을 받았다. 이들 npe 뒤에는 소니와 노키아가 있는 것으로 알려졌다.
◇npe, 제조사와 수익 공유
제조업체가 특허를 이전한 npe로 하여금 경쟁사에 특허 소송을 제기해 수익을 올리는 '특허 사나포선(patent privateering) 전략' 경계령이 떨어졌다.
제조업체 입장에서는 특허 소송을 npe에 '아웃소싱'하는 구조여서 상대업체로부터 특허 침해 소송 역공(반소)을 당할 위험이 없다. 특허 양도 기록을 남기는 것도 선택사항이어서 제조사와 npe의 '기업결합' 같은 부정경쟁방지법 위반 혐의도 비껴갈 수 있다. 더욱이 소송을 남용한다는 사회적 비판을 피하고 수익금도 npe보다 더 많이 챙기는 사례도 나타난다.
<자료: 조원희·도현석, "npe 특허 사나포선(privateering)의 경쟁법적 문제와 중소기업 보호방안", 가천법학(제9권 제5호), 2016.12.>
특허 사나포선 행위를 염두에 둔 대표 거래는 △2011년 마이크로소프트(ms)·노키아-모사이드 △2012년 브리티시텔레콤-ip밸류 △2013년 에릭슨-up 간 특허 이전이 손꼽힌다. 이 가운데 up는 2013년 에릭슨 특허 2400여건을 매입한 뒤 특허 펀드로 자금을 조달해 소송에서 지속적 수익을 올리는 상장 npe다. 누적 수익이 올라가면 에릭슨 수익 비중이 커지는 계약도 체결했다.
◇“특허 사나포선, 반경쟁적”
원론적으로는 사나포선 전략도 특허권 행사지만 반경쟁적 성격도 커서 주요 국가 정부와 학계는 규제 필요성을 제기한다. 사나포선 행위가 결국은 npe를 통한 제조업체의 특허 대리전이어서 경쟁사 기술혁신을 방해하고 분쟁 비용이 소비자 부담으로 전가돼 사회 후생이 감소한다는 이유에서다.
주진열 부산대 로스쿨 교수는 “제조기업이 pae(공격형 npe)에 특허를 매각하고 pae가 경쟁사를 상대로 특허를 주장해 수익을 취하는 전략적 거래인 사나포선 행위를 경쟁법 차원에서 규율할 수 있는지 미국 정부에서 논의 중”이라고 밝혔다. 하지만 사안 복잡성 때문에 쉽게 결론이 나오지 않는 상황이다. npe는 제품을 생산하지 않아 시장지배적 지위가 인정되지 않는 등 경쟁법 적용에 여러 한계가 있기 때문이다.
국내에는 사나포선 전략이 아직 상륙하지 않았지만 대비가 필요하다는 의견도 개진된다. 주 교수는 “현재 (국내 상황이) 경쟁법 차원에서 사나포선 행조기업과 npe의 사나포선 전략이 국내에 부정적 영향을 미칠 가능성을 염두에 둘 필요가 있다”고 지적했다.
조원희 디'라이트 변호사 역시 “폭스바겐 배출가스, 옥시 가습기 살균제 문제 등으로 촉발된 -->징501벌적 손해배상 논의가 특허 침해 문제로 확대되고 있다”면서 “한국도 npe 활동이 늘어날 토양으로 변할 개연성이 커 대비가 필요하다”고 밝혔다. 특히 소송 대응 역량이 부족한 중소기업 대책이 시급할 전망이다.
◇“사나포선에 침해 금지 청구 제한을”
조 변호사는 사나포선 행위에 일부 권리를 제한하는 방법을 제안했다.
그는 “npe 사나포선 행위에 대해서는 침해 금지 청구 등에서 합리적 제한을 가할 필요가 있다”면서 “중소기업을 겨냥한 npe의 침해 금지 청구 유인이 줄어들도록 '반박 가능한 추정 논리'를 특허 침해 사건에도 적용할 수 있다”고 밝혔다.
'권리 침해로 손해가 발생했다'는 추정 대신 '원고(npe) 측에 심증 이상 입증 책임을 지우자'는 주장으로 피고에게 상대적으로 유리한 접근이다. 이어 “중소기업을 겨냥한 npe 사나포선에 해당 개념을 적용하면 기업 간 경쟁을 촉진하고 대기업이 중소기업을 대상으로 소송을 직접 제기할 수 있어 기본권과도 상충되지 않는다”고 덧붙였다.
※용어설명
◇특허 사나포선 전략(patent privateering):특허관리전문회사(npe) 등 제3자를 통해 경쟁사 등을 상대로 특허 소송을 제기해 수익을 올리는 전략. 제조업체가 특허를 npe에 양도해 소송을 아웃소싱해 진행하는 대리전 특성이 있다.
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이기종 ip노믹스 기자 gjgj@etnews.com
