환경기술특허연구회

선원에서의 발명의 동일성 판단 기준

이 사건 특허발명(출원일 : 1987.8.5.) : 암로디핀 베실레이트염
선출원발명(출원일 : 1987.4.4.) : 암로디핀 염기를 불활성 용매중에서 벤젠설폰산 또는 그의 암모늄염의 용액과 반응시킨 후, 암로디핀의 베실레이트염을 회수함을 특징으로 하여, 암로디핀의 베실레이트염을 제조하는 방법

1. 특허심판원의 판단
1) 심판번호 : 2006-당-001744

2) 사건의 표시 : 특허등록 제01091020호 권리범위확인(소극적)심판

3) 청구의 취지 : 이 사건 특허발명은 무효이므로(선원주위 위배, 상세한 설명 기재불비, 선택발명으로서의 성립성 위배), 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

4) 심결 : 이 사건 특허발명은 특허등록을 무효로 하여야 할 사유가 없고, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는 것이므로, 심판청구를 기각한다.

5) 선원주의(구특허법 제11조제1항) 위배 여부 판단

5-1) 선원에서의 동일성 판단 기준

① 두 발명의 성격(물건에 관한 발명인지, 방법에 관한 발명인지)과 그 특허발명의 범위를 확정

② 그 중 하나가 물건에 관한 발명으로 되어 있고 다른 하나가 방법에 관한 발명으로 되어 있을때에는 그 발명의 실체를 파악하여 동일한 발명인데 별개의 표현형식으로 표현한 것으로서 표현상의 차이가 있는 것에 지나지 아니하는 것인지 아니면 물건과 방법 양자에 관하여 각각 별개의 발명이 있었는지 여부를 먼저 확정하여 설시하고 이에 터잡아 두 발명의 동일성 여부를 판단
③ 발명의 실체 파악 : 발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도의 것(구특허법제5조)이므로, 발명의 실체는 발명의 기술적 사상이라고 할 것이고, 물건의 발명과 방법의 발명의 기술적 사상이 동일한지 여부는 양 발명의 목적 및 그 목적을 달성하기 위하여 채택한 수단이 동일한지 여부에 따라 달라진다고 할 것이다.

5-2) 판단

이사건 특허발명 : 물건의 발명에 관한 것이고, 의약으로서 유용한 효과를 가진 암로디핀의 신규한 염인 베실레이트염을 제공하는 것을 목적으로 하고,  물건으로서 암로디핀 베실레이트염 자체와 우수한 약제를 제조하기 위한 약제학적 특성의 조합을 제시하는 것을 수단으로 함.

선출원발명 : 방법의 발명이고, 암로디핀 또는 암로디핀의 산부가염을 제조하는 방법을 제공하는 것을 목적으로 하고, 암로디핀 또는 암로디핀 산부가염을 제조하는 합성공정을 제시하는 것을 수단으로 함.

즉, 이 건 특허발명과 선출원발명은 발명의 목적과 그 목적을 달성하기 위하여 채택한 수단이 서로 다른 것으로서 그 기술적 사상이 명백히 다른 것이므로, 동일한 발명이라고 할 수 없으므로, 선원주위에 위배되지 않음.

2. 특허법원의 판단

1) 심판번호 : 2007-허(당)-002360

2) 청구의 취지 : 특허심판원이 2006당1744호에 대한 심결을 취소한다.

3) 심결 : 이 사건 특허발명은 구 특허법 제11조 제1항 본문의 선원주의 규정에 위반된 경우이므로 그 등록이 무효로 되어야 할 것이어서 그 권리범위가 인정되지 아니하고, 확인대상발명은 이 사건 등록발명의 권리범위에 속하특허법 제11조 제1항) 위배 여부 판단

4-1) 선원에서의 동일성 판단 기준
① 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없고,

② 선·후원의 특허청구범위에 기재된 발명의 폭에 차이가 있기 때문에 특허청구범위가 부분적으로 중복되는 경우에도 전부가 동일한 경우와 마찬가지로 선원주의 규정에 위반된 것으로 보아야 한다.

4-2) 판단
(이 사건 특허발명 특정) 이 사건 특허발명의 ‘암로디핀의 베실레이트염’에서, ‘염’이란 ‘산과 염기가 반응을 일으킬 때 생성되는 화합물’을 의미하므로, 이 사건 특허발명은 ‘암로디핀염기와 베실산(벤젠설폰산이라고도 한다)이 반응을 일으킬 때 생성되는 화합물’을 그 기술적사상으로 하는 것이고,

(선출원발명 특정) 이를 선출원발명인 ‘암로디핀염기를 불활성 용매 중에서 벤젠설폰산과 반응시킨 후 암로디핀의 베실레이트염을 회수함을 특징으로 하여 암로디핀의 베실레이트염을 제조하는 방법’의 기술적 사상과 대비하여 볼 때,

(차이점 검토) ‘불활성 용매’라는 반응조건을 한정하고 있는지 여부에서 차이가 있을 뿐인데, 화합물을 생성하는 반응조건의 하나로서 원료물질들의 반응을 진행시키는 장소에 해당되는 용매와 원료물질들 사이에 반응이 일어날 경우 목적하는 화합물을 얻을 수 없기 때문에 원료물질들과 쉽게 반응하지 않는 ‘불활성 용매’를 사용하는 것은 기술적 상식으로서 별도로 부가하여 한정할 필요도 없는 자명한 사항에 불과하며,

(기술적 사상) 게다가 이 사건 등록발명과 선출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명 부분에는 발명의 목적·구성 및 효과와 암로디핀 베실레이트염 및 그 정제와 캅셀제, 멸균수용액의 제조방법 등 실시예에 관하여 전적으로 동일하게 기재되어 있어 이 사건 등록발명의 기술사상, 기술수단들이 모두 선출원발명에 그대로 개시되어 있는 점을 더하여 보면, 이 사건 특허발명과 선출원 발명은 동일한 기술적 사상을 단순히 발명의 범주만을 달리하여 표현한 것에 불과하여 실질적으로 동일한 발명에 해당한다.

3. 대법원의 판단

1) 심판번호 : 2007-후(당)-002827

2) 청구의 취지 : 원심판결을 파기하고 다시 상당한 재판을 구합니다.

3) 심결 : 이 사건 특허발명은 선출원발명과 동일하고 선원주위에 위반되어 등록이 무효로 되어야 하므로, 이 사건 특허발명은 그 권리범위가 부정되고, 원심의 판단은 정당하므로, 상고를 기각한다.

4) 선원주의(구특허법 제11조 제1항) 위배 여부 판단

4-1) 선원에서의 동일성 판단 기준
① 전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이다.

② 두 발명이 서로??되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다는사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

4-2) 판단
이 사건 특허발명과 선출원발명이 물건의 발명과 방법의 발명으로 발명의 범주가 다르기는 하나, 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 두 발명이 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.
불활성 용매에 관하여, 염의 생성은 용매 중에서만 가능하고, 만약 용매가 원료물질과 반응을 일으키면 목적하는 화합물을 얻을 수 없게 되기 때문에 용매가 원료물질 중 어느 하나의 성분과도 화학반응을 일으키지 않는 불활성 용매이어야 함은 통상의 기술자에게 자명한 상식에 해당한다. 따라서 선출원발명에서 원료물질을 반응시키기 위하여 용매에 관한 반응 조건을 부가하면서 구체적인 용매를 적시하지 않고 막연히 ‘불활성 용매’를 사용한다고만 기재한 데에 기술적 의미가 없다.

베실레이트염의 회수에 관하여, 염기의 양이온과 산의 음이온이 반응하여 생성되는 화합물을 염이라고 함은 통상의 기술자에게 자명한 사항인바, 선출원발명은 ‘암로디핀 염기를 벤젠설폰산과 반응시킨 후 베실레이트염을 회수함’을 특징으로 한다고 기재하고 있을 뿐이고 달리 베실레이트염을 회수하기 위한 구체적인 기술이나 방법에 대하여 아무런 기재가 없으므로, 선출원발명에서 ‘베실레이트염을 회수함’이라는 문구를 기재한 데에 별다른 기술적 의미는 없다.

따라서 두 발명을 그 기술사상의 실체를 파악하여 이에 터잡아 대비하여 보면, 이들 발명은 암로디핀 염기와 벤젠설폰산의 반응에 의하여 생성되는 암로디핀의 베실레이트염을 내용으로 하는 점에서 동일하고, 비록 이들 발명에 다소 상이한 부분이 있더라도 이는 단순한 범주의 차이에 불과하거나 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으킨다고 할 수 없으므로, 이 사건 특허발명과 선출원발명은 서로 동일한 발명이라고 봄이 옳다.