확대된 선원에서의 발명의 동일성 판단 기준
이 사건 특허발명 : (청구항 1) 금속제로 되어 코일스프링 형상으로 된 심체(1)와, 상기 심체의 외주면에 일정한 간격으로 배치되고 상,하에 요철홈 (21)이 형성된 다수의 지지봉(20)을 세로방향으로 용접한 벽체(2)와, 심체(1)와 벽체(2)의 상,하 단부에 피복되어 용접되고 결합돌부(30)와 결합홈(31) 내지 결합단턱(32)을 대향위치에 형성시킨 보강테(3)(3a)로 이루어진 염색용 보빈. (심체는 벽체의 내측 골격을 구성함으로써, 보빈이 내압력에 대항하는 견고성을 가지도록 함)
비교대상 발명 : (발명의 설명 및 청구항) 염색용 보빈에 관한 것으로, 환봉을 절곡하여 상부 링 보빈(16), 하부 링 보빈
(17)을 각각 형성시키고, 원형의 보빈형태를 유지할 수 있는 상측 플레이트(21) 및 하부 플레이트(22)를 포함하고, 상측 플레이트(21)와 하측 플레이트(22)는 별도의 용접에 의하여 상부 링 보빈(16)과 하부 링 보빈(17)에 고정됨. (플레이트는 용접에 의해 고정되는 재질이므로 금속임)
1. 특허법원의 판단
1) 심판번호 : 2010-허(당)-001015
2) 청구의 취지 : 특허심판원이 2009당472호에 대하여 한 심결을 취소한다.
(이 사건 특허발명은 확대된 선원인 등록특허공보 10-0685458호(출원일자 2005.08.22.공고일자 2007.02.26.)와 동일함)
3) 심결 : 이 사건 특허발명은 확대된 선원의 지위에 있는 비교대상발명과 실질적으로 동일하므로, 특허법 제29조제3항의 규정에 따라 특허등록은 무효로 되어야 한다.
4) 확대된 선원 위배 여부 판단
4-1) 확대된 선원에서의 동일성 판단 기준
양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양발명은 동일하다 할 것이고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이라 할 것이다.
4-2) 판단
이 사건 특허발명의 심체와 비교대상발명의 상측 플레이트 및 하부 플레이트를 비교하면, 재질이 금속이라는 점, 보빈 벽체의 내측 골격을 구성한다는 점, 이로써 보빈의 형태를 견고하게 유지할 수 있도록 한다는 점에서 서로 동일하다. 다만, 이 사건 특허발명의 심체는 스프링형상이고, 비교대상발명의 상하 플레이트는 원형으로 그 형상에 차이가 있으나, 양 발명에서 보빈의 전체적인 형태는 ‘원형’을 이루고 있다는 점, 심체 및 상하 플레이트가 원형의 보빈형태를 견고하게 유지하도록 하기 위한 내부 골격인 점을 고려하면, 내부 골격에 해당하는 구성요소의 구체적인 형태를 ‘스프링 형상’ 또는 ‘원형’으로 하는 정도의 차이는 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 않는 것으로, 그 변경으로 인하여 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 것이라고 봄이 상당하다. 따라서 이 사건 특허발명의 심체와 비교대상발명의 상하측 플레이트는 서로 실질적으로 동일한 구성이다.
2. 대법원의 판단
1) 심판번호 : 2010-후(당)-002179
2) 청구의 취지 : 원심판결을 파기하고 다시 상당한 재판을 구합니다.
3) 심결 : 이 사건 특허발명은 확대된 선원의 지위에 있는 비교대상발명과 동일하다고 할 수없으므로, 원심판결을 파기하고, 원심법원에 환송한다.
4) 확대된 선원 위배 여부 판단
4-1) 확대된 선원에서의 동일성 판단 기준
① 확대된 선출원(제29조 제3항)에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데,
② 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나,
③ 양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 발명을 동일하다고 할 수 없다.
4-2) 판단
(차이점) 이 사건 특허발명에서는 심체(1)가 코일스프링 형상의 단일체로서 보강테(3)(3a)에 이르기까지 벽체(2)의 내측 전체에 걸쳐 나선형으로 연결되어 용접됨에 반하여, 비교대상발명에서는 위 심체(1)에 대응하는 상하측 플레이트(21)(22)가 원형의 링 형상으로 상호 분리되어 각각 상부 및 하부 링 보빈(16)(17)의 내측 일부에만 원형으로 연결되어 용접될 뿐이라는 점에서, 양 발명은 기술적 구성에 차이가 있다.
(차이점 검토) 그런데 이들 발명의 이러한 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 불과하다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 그 차이로 인하여 이 사건 특허발명에서는 심체(1)가 벽체(2)를 구성하는 다수의 지지봉(20)과 보강테(3)(3a)에 이르기까지 여러 부위에서 용접되면서 염색용 보빈의 견고성을 향상시키는 새로운 작용효과가 발생하므로, 결국 양 발명은 동일하다고 할 수 없다.
