건설특허연구회

본문보기

3개 이상의 선행기술을 인용하여 진보성을 부정할 수 있는지 여부는 당해 발명의 구성요소들의 상호 유기적인 관계와 출원시에 3개 이상의 선행기술들의 구성수단들로부터 당업자가 쉽게 조합할 수 있는지 여부에 달려있다. 당해 발명의 구성요소들이 서로 유기적으로 긴밀하게 결합되어 상호 작용을 통해 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과를 나타내고 있다면, 비록 발명의 구성요소들이 선행기술에 모두 개시되어 있다 하더라도 선행기술들에 공지된 각 구성들을 조합함에 있어 각별한 곤란성이 있는 것으로 판단하여 진보성을 인정해야 한다고 보고 있다. 한편, 일본의 경우도 우리나라와 같은 판단을 하고 있는데, 구체적인 판단 기준은 다음과 같이 정리할 수 있다. 1. 인용발명과 비교한 유리한 효과의 참작 당해 발명이 인용발명과 비교하여 유리한 효과를 갖고 있는 경우에는, 이를 참작하여 통상의 기술자가 당해 발명에 쉽게 도달할 수 있는지를 논리를 갖고 판단한다. 그러나, 당해 발명이 인용발명과 비교하여 유리한 효과가 있어도, 통상의 기술자가 당해 발명에 쉽게 도달할 수 있다고 판단되면, 진보성은 부정된다. 예1) 본원발명에 의해 제조된 적층재는 강도 이외의 면에 있어서, 종래의 것과 비교하여 약간 뛰어난 특성을 갖고 있다해도, 이는 통상의 기술자가 쉽게 착안하여 선택할 수 있는 사항에 불과한 폴리에틸렌수지를 대신해서 폴리프로필렌수지를 선택한 결과 초래된 것으로 진보성의 판단을 좌우할만한 것은 아니다. (참고:도쿄고판 소44.2.25(소화37(행나)199)) 예2) 광전변환반도체장치의 반도체층 중에서, 빛이 입사되는 쪽의 반도체영역의 재료에 규소탄화물을 채용하는 것은, 이 영역의 빛의 흡수를 적게한다는 관점에서 쉽게 착안 가능한 이상, 이 반도체영역역의 열화를 방지하는 효과를 갖는다하여도, 규소탄화물을 채용하는 것에 대한 판단을 좌우하지는 않는다. (참고:도쿄고판 평1.7.13(소화63(행케)282)) 그러나, 인용발명과 비교한 유리한 효과가 기술수준으로부터 예측되는 범위를 넘는 현저한 것인 경우 진보성은 인정된다. 예를 들면, 인용발명의 특정사항과 당해 발명의 특정사항이 유사한 경우나, 복수의 인용발명의 조합에 의해, 통상의 기술자가 쉽게 착안할 수 있다고 판단되는 경우라도, 당해 발명이 인용발명과 비교한 유리한 효과를 갖고, 인용발명과는 다른 이질적인 효과를 갖는 경우, 또는 동질의 효과이기는 하나 현저하게 우수한 효과를 갖으며 기술수준으로부터 통상의 기술자가 예측불가능한 것인 경우에는 진보성이 인정된다. 예1) 인용발명에 바탕을 둔 본원 발명과 같은 모치린 유도체를 제조하는 것은 통상의 기술자가 쉽게 얻을 수 있는 것으로 볼 수도 있다. 그러나, 본원 모치린이 인용발명 모치린과 동질의 효과를 갖는 것일지라도, 그것이 매우 우수한 효과를 갖고 있고, 당시의 기술수준으로부터 예측되는 범위를 넘는 현저한 것인 경우는 진보성이 있는 것으로서 특허를 부여할 수 있는 것이다. (참고:도쿄고판 평10.7.28(평성8(행케)136)) 예2) 본원 발명의 효과는 각 구성의 결합에 의해 처음으로 초래되는 것으로, 게다가 현저한 효과가 있는 것이므로, 본원 발명은 그 구성이 공지되어 있고, 각 인용발명에 기재되어 있는 기술이라고는 해도 이들로부터 쉽게 착안 가능한 것이라고 볼 수 없다. (참고:도쿄고판 소52.9.7(소화44(행케)107)) 단, 현저한 작용 효과의 존재를 근거로 진보성을 인정하는 것으로서는 수치한정발명이나 선택발명의 경우로 이 이외의 분야에서는 매우 어렵다고 보는 견해가 일반적이다. [참고] 판례조사연구보고서 ‘인용발명 3개 이상 채택과 진보성 여부 고찰’ 장현숙 일본 특허청 자료 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-2.pdf 유리한 효과의 참작 http://www.chitekizaisan.jp/cat106/cat119/post-34.html