글 / 김송이 위촉연구원, 최재식 전문위원(한국지식재산연구원)
지난 2012년 12월 20일, 대법원은 adidas社가 출원한 상표에 대하여 위치상표로 인정하는 최초의 판결1을 선고하였다. 대법원은 상표법 제2조 제1항 제1호에 따른 상표 규정은 시각으로 인식할 수 있는 모든 형태의 표장을 상표의 범위로 포섭한다고 판단하며, 이러한 표장들이 지정상품의 특정위치에 부착되는 것에 의해 자타상품을 식별하게 되는 표장도 상표의 한 가지 유형, 즉 위치상표로 인정할 수 있다고 판결하였다.
그동안 대법원은 ‘표장에 표시된 지정상품의 형상 부분의 구체적인 의미를 따져보지 아니하고 일률적으로 윗부분이 표장 자체의 외형을 이루는 도형이라고 보고, 이를 포함하는 상표는 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다’는 취지로 판시2하여 위치상표를 인정하지 아니하였다. 이 사건은 우리나라에서 입체상표, 색채상표, 홀로그램상표 등 새로운 형태상표의 도입과 더불어 위치상표 인정한 데에 의의가 있다.
위치상표는 상표모양의 특정한 위치 또는 상표를 부착하는 특정한 위치를 독점하기 위해 고안된 상표이다.3 위치상표의 인정 논의는 독일 변호사들에 의해 시작되었다. 독일의 변호사들은 상품 표장의 배치·배열이 특별한 것인가가 위치상표 인정을 위한 주요 논제라고 생각했다.4 독일에서 촉발된 위치상표 인정에 관한 논의는 wipo로 확대되어 wipo의 상표법상설위원회(wct)는 2006년 3월, ‘상표법에 관한 싱가포르 조약’5을 체결하며 위치상표를 포함한 새로운?는 상표로서 다른 영향력을 발휘하지 않는 경우에도, 당해 표장이 상품 등의 일정한 위치에 붙어서 식별력을 획득하는 경우에 표장이 붙어 있는 위치에 대한 특징이 있는 것이라고 하고 있다.6
이하에서는 각 국가의 위치상표 인정 여부와 그에 따른 사례를 살펴보고, 우리 대법원판례의 의의를 찾아보고자 한다.
1 대법원 2012. 12. 20. 선고 2010후2339 전원합의체 판결.
2 대법원 1990. 9. 25. 선고 90후168 판결.
3 한국발명진흥회, invention&patent vol.423(2011).
4 camille rideau, 「position mark」, 5p.
5 singapore treaty on the law of trademarks.
6 jpo,「 位置商標についての考え方」, 1p.
1) 독일
앞서 밝힌 바와 같이 독일은 위치상표에 대한 논의가 가장 먼저 시작된 국가이다. 그에 따라 독일 특허청(dpma)은 위치상표를 “어떠한 상품의 동일한 위치에 부착되어 항상 그 모양과 사이즈의 비율을 유지하는 상표”라고 정의하며, 위치상표의 심사기준은 표장(sign), 운반자(carrier), 위치(position)로 구성된다고 밝힌 바 있다.7 또한 독일 특허청은 위치상표에서 위치는 출원서의 묘사(dex-scription)를 통해 확정된다고 명시하고 있다. 이에 따라 독일 특허청에 위치상표를 인정한 대표적 사례를 살펴보면 다음과 같다.
7 sabine link,「 position mark」, german trade mark and patent office.
steiff toy animal社는 인형들의 귀에 단추 모양의 상표를 출원하였다. steiff toy animal社는 상표출원명세서에 “빛나고 광택이 나는 금속 단추가 동물인형의 귀의 정중앙에 위치하며, 그 단추가 명백히 동물인형의 귀보다 작고, 모든 방향에서 볼 때 돌출되어 보인다.”고 기재하였으며, 특히 명세서의 상표 설명 그림에서 동물인형 머리를 점선으로 표시하였다.
이에 대하여 독일 특허청은 점선으로 표시된 동물인형의 머리 모양은 예시에 불과하므로, 이 상표출원서는 동물인형의 머리를 겨냥하여 상표를 출원한 것이 아님이 명백하다고 하였다. 이 사례에서 단지“동물 인형의 귀에 부착된 단추”라고 출원서를 작성하였을 경우 상표로 인정되지 않았을 것이나, 자세한 설명을 통해 위치상표??.8
8 id. camille rideau, 6p.
2) 미국
미국 상표법은 위치상표에 대한 별도의 규정을 두지 않는다. 그러나 미국도 2008년 싱가포르조약을 비준하면서 위치상표를 인정할 수 있는 근거 규정을 갖게 되었다. 원래 미국 상표법은 상표를 상품이나 포장에 고정하여 사용할 것을 요구한다.9 또한 랜햄법은 상품의 포장, 태그, 라벨에 부착하는 방법으로 상표를 상품에 위치시키면 되도록 하였다. 미국에서 상표의 위치가 문제 된 사건으로 levis vs blue bell 사건10이 있다. 동 사건에서 제9순회법원은 피고 회사인 blue bell社가 levis社의 라벨 모양과 비슷한 탭(tab)을 오른쪽 뒷주머니 위치하도록 하여 출원한 상표에 대하여, blue bell社가 levis社의 비슷한 탭을 바지 뒤편 오른쪽 주머니 아래에 위치하도록 하여 리바이스사의 상표 혼동을 가져온 것은 상표침해라고 판단한 바 있다.11
또한 미국 특허상표청이 위치상표의 출원을 인정한 사례는 다음과 같다. uspto는 ibm社가 빨간색 또는 분홍색의 트렉포인터(커서 조작기)에 대한 상표를 출원한 데에 있어서, ibm社가 출원한 상표명세서에 “동 상표는 빨간색 커서 조작기로 구성되어 있으며, 명세서 그림의 점선은 오직 동 상표의 위치를 표현할 뿐”이라고 기재하며, 상품의 지정상품은 컴퓨터 키보드임을 적시한 사례에서 상표등록을 인정하였다.
9 최근 상표법은 상표를 상품에 부착을 요구하는 요건을 변화시켰다. 이는 기업이 자신의 표장을 자신의 제품에 물리적으로 붙여서 판매하지 않더라도, 광고와 마케팅에 의하여 소비자들이 상품과 표장을 연관시킬 수 있다는 점에서 상표의 기능이 변화한 것이라고 볼 수 있다.; 특허청, 상표법상 등록 주의의 단점을 보완하기 위한 사용주의 요소 도입방안, 14면.
10 levi strauss&co, v. blue blee, inc, 632 f.2d 817(9th cir. 1980).
11 나종갑, 미국 상표법연구, 2006, 글누리, 64p.
3) eu(ohim)
유럽공동체상표청(ohim)은 자타상품 식별표지로서의 적격성을 갖추고, 시각적으로 표현·재현될 수 있는 모든 형태의 표지를 상표로 보호하고 있다.
prada s. a.社는 지난 1998년 ohim에 “신발 밑창과 발뒤꿈치를 감싸는 빨간 선이 세로로 배치되어 있다. 신발 밑창 또는 신발의 뒤꿈치 또는 공정특성에서 볼 수 있는 어떠한 형태도 상표가 아니다”라고 기재한 출원서를 제출하여 동 빨간 선(red stripe)에 대한 상표로 등록하였다??앙 부분에서 발바닥까지 이어지는 빨간선은 특정위치에서 벗어나면 그 식별력을 상실하며, 출원서에 그려진 신발의 점선 부분은 신발의 모양을 보여준다고 판단하였다.
1) 사건의 개요
adidas社는 지난 2007년 한국 특허청(kipo)에 자사의 운동화, 재킷, 팬츠 및 셔츠 형상에 삼선 줄무늬를 실선으로 표시한 상표를 출원하였다. 특허청은 이 모든 제품의 등록거절결정을 내렸?? 제기하였다. 특허심판원은 운동화, 재킷, 팬츠에 대한 상표등록이 가능하다고 판단하였으나, 셔츠에 대해서는 거절결정이 정당하다고 판단하였다.12 adidas社는 특허심판원의 결정에 대해 특허법원에 불복하였으나 패소하였으며, 대법원에 상고한 사안이다.
결론적으로, 대법원은 동 사건에 대하여 삼선 줄무늬의 식별력을 인정하며 상표로 인정할 수 있다고 판단하였다.
12 디지털 데일리, 아디다스 삼선 줄무늬 셔츠 판결: 위치상표, http://ddaily.co.kr/knowledge/news_view.php?uid=19.
2) 대법원 판단근거
동 사건의 출원상표는 일쇄점선(-·-·-)의 상의 형상과 굵은 삼선 부분이 확연히 구분되며, 그 지정상품은 스포츠셔츠, 스포츠재킷, 풀오버이다. 동 상표출원에 있어서 삼선은 상의 옆구리에서 허리로 연결되는 지점에 위치하며, adidas社는 최초 상표출원 시 삼선이 표시되는 위치를 확실히 표현하기 위한 수단으로 상의 형상을 일쇄점선으로 표현하였다고 밝힌 바 있다. 따라서 동 삼선상표는 지정상품의 옆구리에서 허리까지의 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 위치상표이고, 일쇄점선 부분은 출원상표의 표장 자체의 외형을 이루는 도형이 아니라고 봄이 상당하다.
3) 위치상표 인정
대법원은 상표법 제2조 제1항 제1호 규정에 따라 ‘기호·문자·도형 각각 또는 그 결합이 일정한 형상이나 모양을 이루고, 이러한 일정한 형상이나 모양이 지정상품의 특정위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 표장’도 상표의 한 가지로서 인정될 수 있으며, 이러한 표장을 위치상표라고 지칭하였다.
또한, 대법원은 위치상표의 인정에 있어서 ① 상표의 특정 부착위치를 설명하기 위한 지정상품의 형상은 위치상표의 표장 자체의 외형을 도형이 아니며, ② 출원과정에서 출원인이 위치상표라는 취지를 표시하였는지 여부 등을 고려하여야 하고, ③ 또한 위치상표가 그 모양 자체로 식별력이 없더라도, 지정상품의 특정위치에 부착되어 사용됨으로써 상품 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시한 것으로 인식되었다면 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 인정받을 수 있다고 판단하였다.
4) 결론
선진 5개국 상표협의체(tm5) 중 대부분이 이미 위치상표를 보호??요구제도’13를 이용하여 상표로 보호받아야 하는 부분과 그 부분을 제외한 형상을 다른 형식으로 표현하여(예를 들어 위치상표를 실선, 그 외 부분을 점선으로 표시하거나 위치상표를 특정한 색깔로 지정하는 방법) 위치상표를 용이하게 인정하고 있다.
국내에서는 기타 비전형상표들에 대한 논의는 활발히 이루어졌지만, 우리나라 대법원은 위치상표를 인정하지 않고 있었다. 이번 판결은 대법원이 위치상표를 명시적으로 인정하고,권리불요구제도를 간접적으로나마 시인한 점에서 의의가 있다.
향후 상표의 유형은 지속적으로 변화하고 발전할 것이다. 최근 우리 상표법은 새로운 유형의 상표를 인정하는 규정을 신설하여 상표권 보호범위를 넓혔으나, 아직 구체적인 심사기준은 확립되지 않았다. 이번 위치상표 인정 판결과 같이 새로운 유형의 상표에 대한 심사기준 또는 판단 기준을 확립하여, 향후 상표 보호를 위한 법적 근거가 마련되어야 한다고 생각한다.
13 권리불요구제도는 식별력이 있는 부분과 식별력이 없는 부분이 결합된 상표출원에 대해 후자의 권리효력을 사전에 포기하는 것을 조건으로 상표등록을 인정하는 것이다. 조경희？비전형 상표 도입에 관한 법적 고찰？, 산업재산권(2011년), 201면.
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