1700년대 초반, 독일의 마이센(Meißen, Meissen)이라는 도시에서 유럽 최초의 백자가 제작된 이래 다양한 형태의 자기가 생산되었고, 마이센에서 생산된 자기는 ‘마이센 자기(Meißen Porcelain)’라고 널리 호칭되어 왔다. 그리고 1739년경 청색의 양파꽃 문양(Zwiebelmuster, 쯔비벨무스터)이 처음 만들어져 사용되기 시작했으며, Zwiebelmuster는 독일어로 양파(꽃)를 의미하는 ‘Zwiebel(쯔비벨)’과 문양을 의미하는 ‘Muster(무스터)’가 결합된 합성어이다.
1800년대 후반부터는 여러 업체들이 양파꽃 문양이 새겨진 접시와 그릇 등을 생산하기 시작했고, 독일, 체코, 미국, 일본을 비롯하여 세계 각국의 약 80여개의 업체들이 양파꽃 문양을 도형화하거나 ‘Zwiebelmuster’라는 문자를 사용하여 주방용품을 생산·판매해오고 있다. 심지어 독일 대법원은 1926년 ‘양파꽃 문양’을 누구나 사용할 수 있는 공유재산(public domain)으로 규정하였다.1
1 본 특허심판원(2012당2671), 특허법원 (2013허7618) 심·판결문 참조.
이렇듯 양파꽃 문양의 도형과 그 명칭은 해외에서 꽤 오래전부터 널리 알려져 있었다. 하지만 최근 국내에서 양파꽃 문양의 원조인 슈타트리헤 포르첼란-마누팍투어 마이센 게엠베하(이하, 마이센)와 국내 상표 출원인인 서○○ 간에 분쟁이 있었다. 어떠한 내용인지 자세히 살펴보도록 하자.
서○○은 상기와 같은 보랏빛의 양파꽃 문양과 우측 하단에 알파벳으로 작게 ‘Zwiebelmuster’라고 필기체로 표기된 등록상표를 보유하고 있었다. 그러나 마이센사가 청구한 상표등록무효심판으로 인해 특허심판원(2012당2671)에서 무효심결을 받았으며, 이어 특허법원(2013허7618)에 항소하였지만 역시 최종적으로 원심이 유지되었다.
마이센사와 서○○은 다양한 법조항을 근거로 각자의 주장을 펼쳤지만 특허심판원과 특허법원은 모두 동일한 한 가지 법조항(상표법 제6조 제1항 제7호2)으로 해당 상표의 무효 여부를 판단했다. 해당 법조항에 대한 각 사의 주장은 다음과 같다.
2 제6조(상표등록의 요건)
①다음 각호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
7. 제1호 내지 제6호외에 수요자가 누구의?? 수 없는 상표.
원고인 서○○은 상표법 제6조 제1항 제7호에 대해, 상표 출원 당시 국내에서 자사만이 해당 등록상표가 표시된 식기류제품 등을 판매하였다고 주장했다. 따라서 수요자들이나??는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하지 않는다는 것이다.
이에 대해 피고인 마이센사는 양파꽃 문양은 국내·외 일반 수요자나 거래자들에게 이미 널리 알려져 있어 자타상품의 식별력이 없을 뿐만 아니라, 누구나 사용하기를 원하는 표장이어서 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적합하지 않으므로 제6조 제1항 제7호에 해당한다고 주장했다.
법원은 해당 법조항에 대한 판단 기준으로 ① 그 상표가 지니고 있는 관념, ② 지정상품과의 관계, ③ 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하도록 했다. 또한, ④ 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나, ⑤ 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 했다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).
법원은 구체적인 판단을 위해 해당 상표를 <도형부분>과 <문자부분>으로 구분하여 다음과 같이 판단했다. <도형부분>은 양파꽃 문양을 여러 업체들이 사용해온 기간, 문양의 형태, 사용 범위 등 거래실정에 비추어 볼 때 해당 상표를 내열도기, 범랑 냄비 등의 지정상품에 사용할 경우 수요자나 거래자들이 도형만으로 출처를 인식하고 자타상품을 구별하기 어렵다. 또한, <문자부분>은 그 크기와 형상, 배치된 위치 및 전체 표장에서 차지하는 비중 등에 비추어 볼 때 전체 상표의 구성에 있어서 부수적·보조적인 부분에 불과하다. 그리고 ‘Zwiebelmuster’는 본 상표의 등록 전부터 복수의 업체들에 의해 양파꽃 문양에 대한 보통명칭으로 널리 사용되어, 그 지정상품과 관련하여 상품의 출처를 나타내는 표시로서 기능한다고 보기 어렵다. 따라서, 본 등록상표는 사회통념상 자타상품의 출처표시로서의 식별력을 인정할 수 없으며 상표법 제6조 제1항 제7호에 따른 등록무효사유가 있다.
꽤 많은 사람들 그리고 기업들이 해외에서 이미 유명한 제품을 국내에 수입해 판매하고자 한다. 하지만 문제는 해외에서 이미 권리를 가지고 있거나, 누구나 사용할 수 있는 공유재산의 영역에 있는 상표나 디자인을 국내에서 본인의 것으로 권리화하여 독점배타적인 영향력을 행사하고 싶어 한다는 것이다.
하지만 이러한 상표나 디자인이 설령 특허청에 등록을 성공한다고 하더라고 결과적으로는 무효화되고 민사상의 불법행위로 인한 손해배상으로 이어지는 경우도 많이 있다. 왜냐하면 최근 글로벌 트레이드 추세로 인해 상표의 경우 특히 외국 상표의 국내에서의 주지성 요건 등이 약해지는 경향이 있기 때문이다. 따라서 상표권이나 디자인권 모두 속지주의를 채택하고는 있지만 권리의 유효성 검토 여부에서는 해외의 주지저명 상표, 디자인들도 고려된다는 것을 반드시 명심하자.
글 / 디자인맵 편집부
감수 / 김기훈 변리사 (해담특허법률사무소
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