특허와 인문학 연구회

2015년 핫한 패션 키워드인 애슬레저 룩, 애슬레저(Athleisure)는 애슬레틱(운동경기)과 레저(여가)를 합친 용어로 평상복과 운동복을 매칭한 스타일로 자연스러움 느낌을 주면서 건강함이라는 이미지를 함께 표현할 수 있고, 편하게 입기 좋으면서 스타일리쉬해 보이는 장점이 있어 대표적인 패션 트렌드로 자리 잡고 있다.



애슬레저(Athleisure)가 유행하면서 운동화시장에 있어서도 패션 제품들이 다양하게 출시되고 있으며, 이와 더불어 디자인권 출원량도 2013년 104건으로 줄었다가 2014년부터 다시 회복되는 모습을 보이고 있다.




운동화 디자인과 관련해서는 디자인권을 확보하고자 한다면, 부분디자인의 출원을 고려해 보기 바란다. 전체 운동화 형상을 통해 디자인 등록을 받을 경우, 타인이 디자인의 핵심 일부분만을 도용하여 사용할 수 있기 때문이다. 이 경우 전체 운동화 형상이 서로 비 유사 하다면 타인의 디자인에 대해 이의 제기 시 받아들여지지 않을 위험성이 있다.

다음의 사례는 나이키의 등록 디자인으로 부분디자인으로 전체적으로 비유사하더라도 부분디자인으로 등록된 부분이 포함되어 있는 경우라면 디자인권 침해를 주장할 수 있다.



한편, 운동화에 적용된 로고는 상표로 보호가 가능하지만, 그 형태가 너무 간단한 것이라면 식별력이 없는 것으로 보아 상표등록을 받기 어렵다. 하지만 뉴발란스는 단순한 ‘N자’를 통해 상표등록에 성공하였다. 이에 뉴발란스의 브랜드 관리 및 전략을 통해 운동화 상표등록에 대해 몇 가지 살펴보도록 하겠다. 




뉴발란스 상표의 표장을 살펴보면, 영문자 1글자 "N"이 비스듬한 형태이며, "N"자의 안쪽으로 테두리를 따라 스티치 모양이 형성되어 있고 바깥쪽에는 약간 굵은 선의 테두리가 형성된 특징이 있다.

상표로 등록을 받기 위해서는 식별력을 갖추고 있어야 하는데, 상표법에서는 식별력유무와 관련하여 7가지의 기준이 제시되어 있는데 그 중에서 뉴발란스의 상표는 아래의 기준에 해당되어 상표로 등록을 받기 어려운 상황이었다.





문자상표의 경우에는 1자의 한글로 구성된 표장이거나 2자 이내의 알파벳(이를 다를 외국어로 표시한 경우를 포함)으로 구성된 표장은 원칙적으로 이에 해당하는 것으로 보기 때문에 뉴발란스의 표장을 본다면 외측에 실선과 내측에 점선이 배치된 점이 있으나 일반 수요자들이나 거래자 입장에서 볼 때 간단하고 흔한 영문 알파벳 'N'의 의미 이상으로 인식하거나 특별한 주의를 끌 정도로 디자인된 도형으로 보기 어렵다고 볼 수 있어 상표등록을 받을 수 없다.

나아가 공익상으로 볼 때 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 부적당하다고 볼 수 있어 상표법 제6조 제1항 제7호 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'에 해당하여 이러한 이유로도 상표등록을 받을 수 없다.

그럼 뉴발란스의 상표는 어떻게 등록이 되었을까?





뉴발란스 상표는 출원된 이후 경쟁자로부터 '간단하고 흔히 있는 표장'에 해당한다는 등의 내용으로 이의신청이 있었고, 이의신청이 받아들여져서 거절결정 되었으나, 거절결정불복심판에서 '사용에 의한 식별력을 획득'하였다는 내용이 인정되어 상표등록이 되었다.

그러나, 뉴발란스의 경우처럼 '사용에 의한 식별력 인정'을 받기란 그리 쉬운 일만은 아니다.

'사용에 의한 식별력'은 원래 식별력이 없는 표장이기에 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않지만, 해당 표장에 권리를 부여하는 것이므로 인정받기가 매우 어렵다. 그러므로 충분한 증명자료가 필요하다.

'사용에 의한 식별력'을 인정받기 위해 자료준비에 있어서 고려할 사항은 다음과 같다.

"상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산•판매량 및 시장점유율, 광고•선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양¹"

¹ 생긴 모습이나 형태

 

주의해야할 점은 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표의 사용에 대해서는 인정되지 않는다는 것이다. 다음의 사례처럼 씨제이제일제당은 출원한 상표와 사용된 상표가 서로 다르다는 이유로 증명자료들이 인정되지 아니하였다.





이 건은  '건강이 더해지는, 더 건강하게 하는' 정도의 의미로 품질, 효능 등 성질표시에 해당하는 것으로 상표등록을 받을 수 없게 되자 '사용에 의한 식별력'을 주장하며 다음과 같은 자료를 제시하였다.





하지만 특허심판원은 제출된 증거자료들이 '더(The)건강한햄'으로 표시되어 있는 점에 비추어 보아 '더(The)건강한'만으로 일반 수요자나 거래업계에서 현저하게 인식되었다고 인정하기 어렵다고 보았다.<sup>2

2</sup> 심판번호 :  2013원8694

 

만약, 이처럼 뉴발란스의 'N'자 표장이 다양한 형태로 변형되어 사용되어 왔다면, 변형되어 사용된 상품의 사용 내용은 인정받기 어려웠을 것이다. 하지만 뉴발란스의 경우에는 동일성이 인정되는 표장을 운동화 제품들에 꾸준히 사용하였기 때문에 문제가 되지는 않았다.

또 한가지 살펴볼 내용은 뉴발란스가 ‘N’상표를 등록받지 못한 상황에서도 특허청에 유사한 상표가 출원되었을 경우에 이의신청을 하여 타인의 상표등록을 적극적으로 방어하여 유사상표가 우후죽순 난립되지 않도록 하였다는 점이다. ‘N’자에 다른 단어를 결합하여 출원된 상표들은 식별력이 인정되어 등록이 될 수도 있고, 그로 인해 상표권 분쟁이 발생할 위험이 있기 때문이다.
그래서 상표등록을 받지 못한 상황에서라도 특허청에 출원되는 상표에 대한 주기적인 모니터링 활동이 필요하며, 유사한 상표가 출원된 것이 발견되었다면 '자신의 선사용상표의 명성에 무단 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적이 있다'는 등의 주장을 하며 정보제공 및 이의신청을 적극적으로 하여야 한다. 





디자인의 핵심이 되는 부분은 부분디자인제도를 활용하여 보호하는 것이 좋다. 아디다스의 3선이나 뉴발란스의 'N'자 처럼 신발이나 의류에 있어서 공통적으로 적용되는 로고 디자인은 상품의 출처표시적 기능을 수행하지만, 그 형태가 간단하고 단순한 경우 식별력이 인정되지 아니하여 당장 특허청에 상표로 등록받기는 어렵기 때문에 장기적인 관점에서 유사출원상표에 대한 이의신청, 사용에 의한 식별력 인정을 위한 실적 자료 준비 등의 관리활동이 필요하다.

'사용에 의한 식별력'인정을 위한 증거자료를 단기간에 준비하기는 어렵고, 자칫 부실한 자료가 될 수 있으니, 사전에 담당자를 지정하는 등, 상표(동일성이 인정되는 것)가 해당 제품과 관련하여 국내에서 사용된 기간, 매출액 규모, 광고비 지출액, 매장규모, 각종 광고 및 홍보실적 관련자료를 꼼꼼히 챙겨두도록 하자.

비록 식별력이 인정되지 않아 상표등록을 받지 못하였더라도 향후 상표분쟁을 방지하기 위해 타인의 유사상표를 모니터링하고, 유사상표의 발견 시 정보제공 및 이의신청을 통해 타인의 상표 등록을 방지하여 브랜드 가치가 희석화 되는 것을 막는 것이 좋다. 이의신청이 받아들여져서 타인의 유사상표를 거절시킨 사례들은 향후 ‘사용에 의한 식별력’을 주장할 때 해당 상표가 자기의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 인정받은 사례'의 증명자료로 활용할 수도 있다.

 

글 / 디자인맵 편집부

출처 / http://www.designmap.or.kr/ipf/IpTrFrD.jsp?p=494