[IP노믹스] 美 특허품 가공해 되팔면 특허침해?

앞으로 미국 특허품을 재가공해 미국으로 되팔 때 제한요건을 꼼꼼히 따져야 할 필요성이 커졌다. 자칫 특허침해라는 `덫`에 걸릴 수 있기 때문이다. 그와 반대로 미국에서 특허품을 만들어 수출할 때 계약서에 미국 내 재판매 금지 조항을 넣으면 특허권을 두텁게 보호할 수 있을 전망이다.

◇CAFC “제한요건 달면 판매 후에도 특허권 행사 가능”

최근 미국 연방항소법원(CAFC)은 특허품에 제한요건이 있으면 제품 판매 후에도 특허권 행사가 가능하고, 해외에서 먼저 판매한 제품의 미국 내 특허권은 특허권자가 사용할 수 있다는 판결을 내렸다. 정당한 절차로 구입한 특허품은 구매자가 임의로 처분해도 무방하다는 `특허소진론`을 `제한요건`과 `지역`에 따라 적용해야 한다는 내용이다.

 

 

사건은 2010년으로 거슬러 올라간다. 미국 프린터 제조업체 렉스마크가 국내외에 토너 카트리지를 `일반형`과 `할인형` 두 형태로 판매하면서 `할인형`은 재가공·재판매를 금지한다는 제한요건을 달았다. 하지만 리셀러 업체 임프레션 등이 이를 무시하고 미국 밖에서 사들인 제품을 재가공해 미국으로 수출하자 렉스마크는 특허침해 소송을 제기했다. 미국 내 특허권은 여전히 행사할 수 있다는게 이유였다.

임프레션 등은 이미 판매된 제품이어서 렉스마크가 특허권을 더 이상 사용할 수 없다고 주장했지만 법원은 이를 받아들이지 않았다.

 

 

 

 

◇“연방대법원 결정 지켜봐야”

특허권자 권리를 강화한 이번 판결을 연방대법원이 최종 인정할지 여부는 지켜봐야 한다는 의견도 있다. 김양실 한국지식재산보호원 미국변호사는 “특허권자 보호범위를 좁혀가는 연방대법원이 이번 CAFC 판결을 지지할지는 의문”이라고 밝혔다. 특허권을 엄격하게 판단하는 최근 연방대법원 판례 흐름 때문에 최종 결정을 기다려봐야 한다는 의미다.

임프레션은 지난 3월 CAFC 판결에 불복해 연방대법원에 상고장을 제출했다. 미국 특허업계에서는 특허소진론과 관련해 중요한 기준이 될 이번 렉스마크 판결에 많은 관심을 쏟고 있다.

※상세 내용은 IP노믹스 홈페이지( www.ipnomics.co.kr )에서 확인할 수 있습니다.

출처 : 이기종 IP노믹스 기자, gjgj@etnews.com, ETNEWS

URL : http://www.etnews.com/20160503000073