융복합 미래기술 연구회

질의) 국내우선권주장출원(후출원)의 출원발명의 내용이 선출원의 최초 명세서 및 도면에 기재되어 있지 않은 경우에, 국내우선권주장의 방식흠결로서 보정명령을 해야 하는가? 답변안) 법 55조1항은 "특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(선출원)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다"라고 되어 있음. 그러나, 국내우선권주장이 있는 경우, 후출원 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는지 여부는 후출원 특허청구범위의 발명 별로 특허요건 판단일을 정할 때에 검토하면 충분하고, 방식심사나 보정명령의 대상은 아님 (심사지침서 6407쪽 하단) 설사 후출원에 기재된 발명 모두가 선출원에 기재되어 있지 않다고 해도, i) 보정명령의 대상이 되는 '방식'(법 46조2호)이란 형식이나 절차에 관한 사항을 말하는데 출원발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과의 동일한지에 관해서는 실체적인 판단이 필요하다는 점, ii) 보정명령을 하게 되면 심사관의 발명의 동일성 판단 결과로 무효처분까지 될 수 있는데 출원인은 이에 대하여 전문성을 갖춘 특허심판이 아니라 행정행위의 일반적인 위법성을 가리는 행정심판/소송으로 불복할 수 밖에 없다는 점을 고려하면, 역시 보정명령의 대상이라고 보기 어려움. 검토의견) 특이사항 없음