특허법제연구회

화학관련 발명의 경우 기본적으로 화합물명 또는 구조식 등으로 발명의 구성을 특정하여 청구범위를 기재하는 것이 관행이며 출원인에게 있어서도 화합물명 등으로 청구범위를 기재해야 가장 광범위하게 권리를 보호받을 수 있으므로 타 기술분야에서 만큼 기능식 청구항이 많지 않다. 그러나 불가피하게 구성을 특정할 수 없는 경우나 수많은 치환기를 포괄하는 일반적인 용어를 선택할 수 없는 경우(예를 들면, ~한 특징을 갖는 탈수소기를 포함하는~), 발명의 상세한 설명에 제시된 범위 이상의 용도 등을 청구하고 있는 경우 (탁월한 항암 효과가 있는 화합물x 등) 기능식으로 기재된 청구범위가 다소 출원되고 있다. 최근 생명공학 분야에 있어서는 수많은 출원이 봇물이 터지 듯 급증하고 있는데 이와 같이 하루가 다르게 발전하고 있는 기술분야에 있어서는 출원시점에서 일반화된 용어로는 완성된 발명을 적절히 표현할 수 없는 경우가 종종 발생한다. 이러한 현실적인 기술적(dex-scriptive)인 한계를 고려한다면 화학관련 발명에 있어서도 기능식 청구항의 출원은 불가피하게 받아들여야 할 것이나 중요한 것은 기능식 청구항에 대한 신규성과 진보성의 판단이 매우 어렵다는 것이다. 기능식 청구항은 구성만으로 명확하게 기재된 청구항에 비하여 그 해석이 훨씬 다의적이고 경우에 따라서는 발명의 상세한 설명을 참작하여야 할 정도로 불명확하거나 광범위하게 기재되는 경우도 있다. 또한 화학발명은 그 특성상 실시예 및 실험 데이터의 기재를 의무적으로 부가하고 있는데, 만일 청구범위에 포괄적인 개념이 기재되어 있고 발명의 상세한 설명에 이의 단편적인 실시예가 기재되어 있을 때 포괄적인 청구범위는 포함되나 실시예의 범위를 벗어난 인용문헌으로 신규성?진보성을 판단할 수 있는 지 (예를 들면 청구범위에는 상온에서 폴리에스테르를 합성하는 방법이라고 기재되어 있고 발명의 상세한 설명에는 20~30℃에서 합성하는 방법에 대하여 기재되어 있을 경우, 10℃에서 폴리에스테르를 합성하는 방법에 대한 인용문헌으로 신규성?진보성을 판단할 수 있는 지 여부 등) 여부가 문제가 될 수 있다. 그러므로 본 연구에서는 화학관련 발명에 있어서 출원되고 있는 기능식 청구항을 유형별로 쟁점화하고 이에 대한 각국의 심사기준, 판례 등을 수집/분석하여 바람직한 해결방법을 모색하기로 한다.