로봇특허연구회

<특허에서의 ‘유사’의 올바른 사용> 1. ‘유사’의 용도 - ‘유사’라는 용어는 디자인에서 법적으로 사용되는 용어이므로(디자인보호법 제5조제1항3호) 특실에서는 이를 사용하지 말아야 한다는 부정적인 의견이 있는 반면에, 이미 특실에서도 오랫동안 관용적으로 사용되어온 용어이므로 신규성, 진보성 영역을 막론하고 자유롭게 사용되어야 한다는 적극적인 의견이 있다. - 그러나 두 의견 모두 무리가 있는 듯 하다. ‘유사’라는 용어는 비록 디자인에서 사용된 용어이나 특실 거절이유통지서에도 이미 오랫동안 정착된 용어이므로 이를 올바르게 사용하는 것이 바람직하다 할 것이다. ※ 사법부의 특실판결문에도 ‘유사’라는 용어가 등장하나, 자세히 보면 어떤 기능이나 디자인적 형상에 한정된 부분에서 유사하다는 말을 사용하고, 추상적인 부분에서 넓게 사용하며, 기술적인 부분에서 유사하다는 말은 잘 사용하지 않고 있다. 또한 판단 중간에 사용하지 소결 등에서 사용하지 않고 있다. 예)특허법원 2007허2872판결 “~이 사건 제1항 발명은 란셋홀더를 회전시키도록 구성되어 있는데, 이와 유사한 구성이 채혈장치 분야에서 사용된 증거가 없을뿐더러~“ 2. ‘유사’의 올바른 법적해석 - 디자인에서 이 건 디자인이 인용디자인에 비해 신규성이 있는지 여부는 두 개의 디자인이 동일, 유사한지에 의해 판단되며, 신규성이 없으면 등록되지 않는다(제5조제1항). 또한, 두 개의 디자인이 서로 동일, 유사하지 않아(비유사) 신규성이 있다 하더라도, 이러한 비유사한 두 개의 디자인에서 이 건 디자인이 인용디자인에 의해 용이창작에 해당하는 경우에는 등록되지 아니한다(제5조제2항). - 그렇다면 디자인을 특실과 굳이 비교한다면, 디자인에서의 ‘유사’는 특실의 동일 내지 실질적 동일에 상당하는 것으로 신규성 영역에 해당하고, 디자인에서의 용이창작이 특허에서의 당업자가 용이하게 할 수 있는 것에 해당하는 것으로 진보성 영역에 해당한다고 할 것이다. 즉, 디자인에서의 ‘유사’는 특실에서의 진보성 단계에까지 나아가지 않고 신규성 영역인 동일 내지 실질적 동일 단계에 머문다고 할 것이다. - 그러나 특실에서의 ‘유사’는 동일, 실질적 동일 영역인 신규성 영역에서 사용되기 보다 진보성 영역에서 사용되고 있는 점에서 디자인에서의 ‘유사’와 큰 차이가 있다. 따라서 ‘유사’가 특실과 디자인에서 각각 다르게 사용된다는 점을 알고 올바르게 사용하는 것이 중요하다 할 것이다. ※ 디자인보호법에서 ‘유사’라 함은 물품의 형태적 가치가 공통됨을 의미하는 것으로 그 디자인을 구성하는 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합이 공통적인 동질성을 가지고 있어서 시각을 통하여 유사한 미감을 일으키는 것을 말한다. 여기서 공통적인 동질성은 디자인의 물품적 본질과 형태적 본질에 있어서의 공통적인 동질성을 말한다(디자인보호법 표준교재 198면, 국제지식재산연수원 발간). 3. 특실 의견제출통지서에서 ‘유사’의 올바른 사용사례 (1) 올바른 사용의 경우 - “이 건 출원발명의 ‘구성 1’은 인용발명의 ‘구성 A’와 유사하다” {위 문구는 진보성에서 사용되며, 동일성에서 사용되지 아니한다. 그리고 위 기재의 의미는 이 건 출원발명의 ‘구성 1‘과 인용발명의 ’구성 A‘가 서로 동일 내지 실질적 동일에 해당하지 아니하나, 이 건 출원발명의 구성 1은 인용발명의 구성 A에 의하여 당업자가 용이하게 할 수 있는 설계변경(또는 형상변경, 재료변경 등)에 해당하는 것을 의미한다}. - “이 건 출원발명은 인용발명과 유사하나, 양 발명은 ~ 라는 차이점이 있고, 상기 차이점에 대해 살펴보면, ~” {위 문구는 앞서와 마찬가지로 진보성에서 사용되며, 동일성에서 사용되지 아니한다. 그리고 위 기재와 같이 ‘유사’라는 용어 자체가 가지고 있는 불명확성을 해소시키는 기재가 뒤에 따라나오는 경우에 유사라는 용어를 사용할 수 있는 것이다} (2) 적절치 못한 사용의 경우 - “이 건 출원발명은 인용발명과 유사하다. 그러므로 이 건 출원발명은 인용발?? 한 번에 대비하는 것으로서, 이와 같이 ‘유사’를 소결로 사용할 수는 없다 할 것이다. 4. 결어 - 그러므로 ‘유사’라는 용어는 특실과는 일단 친하지는 않은 용어라 할 것이며, 잘못 심사가 미진한 것으로 간주될 수도 있으므로, 이 건 출원발명의 구성이 인용발명의 대응구성에 의하여 당업자가 용이하게 할 수 있는 설계변경(또는 형상변경, 재료변경 등)임이 그 구체적인 이유를 기재하지 않아도 될 정도로 명백할 경우에 사용하고, 그렇지 않을 경우에는 양 구성 간의 차이를 도출하고 이러한 차이로 인한 작용효과가 현저하지 않다 라고 기재하는 것이 바람직하다 할 것이다.