직무발명연구회

직무발명 관련 일본판례 (33-1) (2006.07.18) 【사건명】 입체주차장 바닥구조 사건 I - 통상실시권자 지위(地位)확인 등 청구사건 【사건번호】 평성4년12월21일, 나고야지재, 소57(와)1474 【결과】 원고청구인용 【원고】 大井健興, 일본파킹(Parking)건설(참가인:후에 취하) 【피고】 총합주차장컨설턴트, 堀田正俊(A:후에 취하에 동의) 【권리】 특허1148663 경상(傾床)형 자주식 입체주차장에 대한 바닥구조 【직무발명규정】 없음 【개요】 원고회사의 이전 종업원A는 원고회사 퇴직 후, 참가인 회사에 일시 재직했으나, 다시 원고회사에 고용되어, 그 후 원고회사가 전액 출자해서 설립한 피고회사의 대표사장을 승무(乘務) 역임했다. 그 당시 피고회사는 A로부터 본건 발명을 승계하고 특허출원했다. 그 후 원고회사와 피고회사와의 사이에서 영업기본계약을 체결했으나, 원고회사는 피고회사와 A를 공동피고로서 본건 발명은 A의 원고회사 재직중의 직무발명이라는 것으로서 특허권 설정등록되었을 때는 통상실시권을 가지는 것의 확인을 청구하여 재소했다. (이하 공소심 이유로부터) 본소 계속(係屬:소속하여 매임)중에 참가인 회사는 본건발명은 A가 참가인 회사에 재직중의 직무발명이라는 것으로서, 원고회사, 피고회사 및 A를 상대방으로서 직무발명의 통상실시권을 가지는 것의 확인을 구하기 위해, 원고회사, 피고회사 및 A는 참가인회사의 청구를 기각하도록 요구했다. 그 후, 재판소의 화해권고에 따라 참가인회사와 피고회사 및 A의 사이에서 재판상의 화해가 성립하고, 또한 참가인회사는 남은 소송을 취하하고, 참가인회사의 원고회사, A 및 피고회사에 대하여 소송은 종료한 것으로 되었다. 또한, 본건특허출원이 특허권설정등록된것에 의해 원고회사의 A에 대한 소송도 취하되었다. 제1심에 대해서 원고회사의 주장이 인정되었기 때문에 피고회사가 공소했으나, 당사자의 일부의 화해 및 취하는 무효로서 되돌려 보냈다. 【원고 주장】 본건발명은 A가 원고회사 재직중에 원고대표자가 주재(맡아서 운영)하는 주차장의 연구개발의 프로젝트팀에 대해서 A외에 설계스텝전원이 공동으로 완성시킨 것이다. 원고회사는 자주식입체주차장 등의 설계·시행의 영업을 해오고 있으며, 본건발명은 원고회사의 업무범위에 속하는 것이다. A는 원고회사에 재직중, 사실상 입체주차장공사부문의 기획설계, 기술개발의 최고책임자였다. A는 본건특허출원일 전에 피고회사의 대표로서도 취임하고 있으나, 피고회사는 증자(增資) 또는 원고회사의 출자회사이며 실체를 동반하지 않은 가짜회사이며, A는 원고회사의 종업원으로서도 근무하고 급여를 받고 그 지휘감독하에 입체주차장의 개발 등의 직무를 대행하여 왔기 때문에 원고회사는 통상실시권을 가진다. 【피고 주장】 A는 참가인회사재직중에 본건발명을 했다. A가 원고회사재직중에 발명을 완성한 것으로서, A는 원고회사에 대해서 입체주차장의 발명과는 무관계인 건강기기의 판매부장과 그 후 입체주차장의 판매·이익계획의 기획입안실시의 영업부장을 역임했으나, 원고회사에는 설계·실시·개발연구의 다른 부문이며 발명은 A의 직무외이다. A는 피고회사에 대하여 원고회사의 수주한 공사의 설계감리업무에 전념하고, 그 후 개발연구도 직무인 원고회사의 본점영업부장에 취임하고 있으나, 실질적인 일을 하지 않고 명목상 원고회사에 재직한 것에 불과하다. 피고회사는 원고회사의 가짜회사는 아니다. 원고회사와 피고회사와의 사이에는 원고회사가 특허의 실시료를 피고회사에 지불하고 무단으로 실시하지 않으며, 원고회사의 통상실시권을 방기(放棄: 돌보지 않음)한 계약이다. 【판단】 원고회사의 업무범위에는 분쟁이 없고, 본건발명이 사용자의 업무범위에 속하는 것은 명백하다. A는 참가인회사에 대하여 입체주차장의 연구에 종사하여 본건발명의 기술사상의 기본부분에 상도(想到)하여 일단 실용화를 단념하였으나, 자택에서도 연구를 계속하여 본건발명을 완성한 것은 원??성한 때라고 인정하는 것이 상당하며, A가 본건발명에 도달한 행위는 원고회사재직중의 현재직무에 속하는 것으로 해석하는 것이 상당하며, 따라서 직무발명에 해당한다고 해야한다. 계약내용으로부터 통상실시권을 방기한 사실을 인정하는 데는 부족하다. 【게재】 판시1609호137쪽, 판(다)814호219쪽, 발명94권11호88쪽