직무발명연구회

특허를 받을 수 있는 자(발명자)로 부터의 승계 “발명을 한 자”는 창작행위에 현실로 가담한 자연인만을 가리킨다고 할 것이므로 법인이 발명자가 될 수 있는 것을 전제로 하여 원고가 이 사건 출원발명의 발명자라는 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다. 위 발명자들과 원고 사이에 상당한 기간인 이 사건 특허출원일 무렵부터 이 사건 출원발명에 대한 거절결정일 전까지 사이에 이 사건 출원발명의 특허권에 관하여 양도계약을 체결하지 아니함으로써 이 사건 출원발명에 대한 출원권은 위 발명자들에게 복귀되었다고 할 것이다 【특허법원 2003. 7. 11. 선고, 2002허4811판결】 - 거절결정 - 주문 : 원고의 청구를 기각한다(거절결정 유지) 원고 : 주식회사 삼일 기연 피고 : 특허청장 <기초사실> ① 이 사건 심결의 경위 (1) 원고는 1999. 4. 17. 명칭을 “폐플라스틱을 이용한 스파이럴 파이프 및 그 성형장치”로 하는 발명을 1999-13692호(아래에서는 이 사건 출원발명이라 한다)로 특허출원을 하였다. (2) 특허청은 2000. 7. 19. 이 사건 출원발명이 발명을 한 자 또는 그 승계인이 아닌 무권리자에 의한 특허출원이어서 특허법 제62조 제2호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였다. (3) 원고가 그 거절결정에 대한 불복심판을 청구하자, 특허심판원은 이를 2000원1889 사건으로 심리하여 2002. 6. 29. 다음 ②항과 같은 이유로 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. ② 이 사건 심결이유의 요지 이 사건 출원발명의 발명자는 계형산, 우명남, 최선웅으로 보아야 하고, 원고가 심판절차에서 제출한 증거들 만으로는 원고가 위 발명자들로부터 이 사건 출원발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리(아래에서는 출원권이라 한다)를 양도받았음을 인정할 수 없어서, 원고의 이 사건 특허출원은 특허법 제62조 제2호에 해당하므로 위 거절결정은 정당하다. <당사자의 주장> -원고의 주장 (1) 원고가 1999. 2.경 계형산, 우명남, 최원경으로부터 선출원된 특허발명에 대한 출원권을 양도받으면서 거액의 시설비를 투자하였고, 계형산, 우명남, 최선웅에게 선출원된 특허발명을 개량한 이 사건 출원발명을 발명하도록 연구비를 지원하였으므로 이 사건 출원발명의 발명자는 원고이다. (2) 이 사건 출원발명의 발명자가 계형산, 우명남, 최선웅이라고 하더라도 원고가 위 발명자들로부터 이 사건 출원발명에 대한 출원권을 양도받았으므로 원고의 이 사건 특허출원은 적법하다. 따라서 이 사건 심결은 취소되어야 한다. - 피고의 주장 (1) 특허법상 발명자라 함은 실제로 발명을 한 자연인을 일컫는 것이고, 발명의 완성과정에서 단순히 조언을 하였다던가, 자금의 제공이나 설비이용의 편의 등을 제공한 자는 발명자라고 볼 수 없으므로 원고는 발명자가 아니다. (2) 이 사건 출원발명의 발명자인 계형산, 우명남, 최선웅이 원고에게 이 사건 출원발명에 대한 출원권을 양도하지 않았고, 가사 이 사건 출원발명에 대한 출원권을 양도하였다고 하더라도 원고와 이 사건 출원발명의 특허권에 관하여 양도계약을 체결하는 것을 전제조건으로 양도한 것이어서 특허권에 관한 양도계약이 체결되지 않았으므로 이 사건 출원발명에 대한 출원권은 위 발명자들에게 환원되었다. <판단> - 이 사건 출원발명의 발명자가 누구인지 여부 특허법 제2조 제1호에서는 “발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다”고 정의하고 있고, 같은 법 제39조 제1, 2항에서는 종업원등의 직무발명에 관하여 규정함에 있어서 종업원등을 발명자로 보면서 사용자등을 발명자로 인정하지 않고 있는바, 위와 같은 발명의 정의와 직무발명에 관한 규정 취지에 비추어 볼 때, 특허법 제33조 제1항에서 규정하고 있는 “발명을 한 자”는 창작행위에 현실로 가담한 자연인만을 가리킨다고 할 것이므로 법인이 발명자가 될 수 있는 것을 전제로 하여 원고가 이 사건 출원발명의 발명자라는 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없고, 계형산, 우명남, 최선웅이 이 사건 출원발명의 창작행위에 현실로 가담하였음은 당사자 사이에 다툼이 없으므로 이 사건 출원발명의 발명자는 계형산, 우명남, 최선웅이라고 할 것이다. - 이 사건 출원발명에 대한 출원권이 양도되었는지 여부 이 사건 출원발명의 발명자인 계형산, 우명남, 최선웅이 당초 이동모 특허법률사무소에 이 사건 출원발명의 발명자와 출원인을 위 발명자들, 실시권자를 원고로 하는 내용의 출원서류를 작성하여 제출하였다가 원고의 요구에 따라 출원인을 원고로 변경하고, 위 발명자들 중 일인인 계형산이 위 사무소의 요구에 따라 출원서류의 일부 내용을 보정한 사실, 위 발명자들이 원고와 상당한 기간 내에 이 사건 출원발명의 특허권에 관하여 양도계약을 체결하기로 하고 위와 같이 이 사건 출원발명의 출원절차에 협조한 사실 등을 인정할 수 있어, 위 발명자들과 원고는 이 사건 특허출원일인 1999. 4. 17. 무렵에 상당한 기간 내에 이 사건 출원발명의 특허권에 관하여 양도계약이 체결되지 않는 것을 해제조건으로 이 사건 출원발명에 대한 출원권에 관하여 양도계약을 체결하였다고 할 것이나, 한편, 위 발명자들과 원고가 이 사건 특허출원일 무렵부터 이 사건 출원발명에 대한 거절결정일인 2000. 7. 19. 전까지 사이에 이 사건 출원발명의 특허권에 관하여 양도계약을 체결하지 아니한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 위 인정사실에 의하면, 위 발명자들과 원고 사이에 상당한 기간인 이 사건 특허출원일 무렵부터 이 사건 출원발명에 대한 거절결정일 전까지 사이에 이 사건 출원발명의 특허권에 관하여 양도계약을 체결하지 아니함으로써 이 사건 출원발명에 대한 출원권 양도계약에서 정한 해제조건이 성취되었다고 할 것이고, 위 해제조건의 성취로 이 사건 출원발명에 대한 출원권은 위 발명자들에게 복귀되었다고 할 것이다.