직무발명연구회

직무발명 후 이를 제3자에게 양수시키고, 그것을 근거로 제3자가 직무발명을 승계할 권리자에게 침해를 주장한 사례 이 사건 특허의 발명은 피고의 업무범위인 전기·전자부품·음향기기·정보통신기기의 제조 및 판매업에 속하고, 그 발명행위가 피고의 종업원이었던 정갑렬의 직무인 콘덴서 마이크로폰의 연구·개발에 관련되므로 직무발명에 해당된다. 이 사건 특허발명은 A가 Y회사에 근무하면서 발명한 것이나, Y는 발명 후 4개월 이내에 출원하지 않았으며, A는 Y회사를 퇴사하고 X회사에 입사한 후 X가 특허출원하고, Y사의 특허침해를 주장하였으나, 이 사건 특허출원권의 양수행위가 반사회질서의 법률행위로 무효이므로 침해금지 청구 및 손해배상 청구는 신의칙상 허용될 수 없다. 【수원지방법원 2004. 5. 21. 선고 2002가합11918판결】- 특허권 침해금지 - 주문 : 원고의 청구를 기각한다. 원고 : 주식회사 씨에스티(대표이사 정갑열) 피고 : 주식회사비에스이(대표이사 박진수) <인정 사실> 원고는 방송수신기 및 음향기기 제조업 등을 목적으로 2000. 7. 10. 설립된 회사로서 ‘초박형 콘덴서 마이크로폰 조립체 및 그 조립방법’에 관하여 2000. 12. 12. 특허출원하여 2002. 8. 5. 제0349200호로 특허등록한 후, 이를 이용하여 이동통신단말기에 내장되는 초박형 콘덴서 마이크로폰을 제조·판매해 오고 있다. …… 피고는 전기·전자부품·음향기기 등의 제조 및 판매업 등을 목적으로 1987. 8. 5. 설립된 회사로서, 2002.경부터 별지 (가)호 발명의 도면 및 설명서 기재와 같은 콘덴서 마이크로폰을 제조·판매하고 있다. <당사자들의 주장> - 원고의 주장 (가)호 발명은 원고의 특허권을 침해하고 있다고 주장하면서, 피고를 상대로 그 침해행위의 금지와 침해행위로 인한 손해의 배상을 청구하고 있다. - 피고의 주장 이 사건 특허는, …③ 피고의 직원인 이종섭에 의해 발명된 것인데도 무권리자인 원고가 이를 모인출원한 것이고, ④ 가사 이 사건 특허가 정갑렬에 의해 발명되었고, 원고가 정갑렬로부터 이 사건 특허에 관하여 특허받을 권리를 양수하여 이를 출원했다고 하더라도, 원고의 이 사건 특허출원권의 양수행위는 반사회질서의 법률행위로서 무효다. <판단> 위 인정사실에 의하면, 이 사건 특허의 발명은 피고의 업무범위인 전기·전자부품·음향기기·정보통신기기의 제조 및 판매업에 속하고, 그 발명행위가 피고의 종업원이었던 정갑렬의 직무인 콘덴서 마이크로폰의 연구·개발에 관련되므로 직무발명에 해당하는바, 정갑렬은 이 사건 권리승계약정에 따라 피고에게 이 사건 특허출원권을 양도할 의무가 있음에도 불구하고 그 임무에 위배하여 원고에게 이 사건 특허출원권을 양도하였고, 원고는 정갑렬이 설립하여 그가 대표이사로 있는 회사인 관계로 원고로서는 정갑렬이 위와 같이 배임행위를 한다는 것을 알면서도 이에 적극 가담하였다고 볼 것이므로, 원고의 이 사건 특허출원권의 양수행위는 반사회질서의 법률행위로서 무효이고, 따라서 이 점에 관한 피고의 위 주장은 이유 있다. 이 사건 권리승계약정 당시 피고는 정갑렬에게 피고의 업무와 관련한 연구개발을 할 수 있도록 지원을 하는 대가로 정갑렬의 위 연구결과로서의 발명에 대하여 특허권을 취득할 수 있도록 약정한 점에다가 발명진흥법 제11조 제1항은 종업원의 발명을 장려함과 동시에 사용자의 발명에 대한 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진한다는 데에 그 취지가 있다고 볼 것인 점을 더하여 보면, 이 사건 권리승계약정은 피고가 특허출원을 할 수 있을 정도로 직무발명의 구체적인 내용을 알았거나 알 수 있었을 때에 비로소 그 직무발명에 관한 권리가 승계된다는 취지의 약정이라고 봄이 상당한바, 정갑렬이 이 사건 특허를 발명한 1999. 12.경에 피고가 이 사건 특허의 구체적인 내용을 알았거나 알 수 있었다는 점에 관하여 보면, 앞서 본 바와 같이 피고의 직원인 김정민·권오찬이 그 무렵 이 사건 특허의 일부 내용이 기재된 위 실험보2호증의 2 내지 5)를 작성한 사실은 인정되나, 김정민은 단순히 시제품의 성능측정을 한 뒤 그 결과를 보고하였고, 권오찬은 당시 신입사원으로서 박광선의 지시에 따라 박광선 작성의 도면 및 부품도(을 제52호증의 1)의 극히 일부분만을 수정한 것에 불과한 점에 비추어 보면, 위 인정사실만으로 피고가 1999. 12.경 이 사건 특허에 관하여 출원이 가능할 정도로 그 발명의 목적·구성·작용효과를 구체적으로 인식하였다거나 인식할 수 있었다고 인정하기에는 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 정갑렬이 피고 회사를 퇴사할 시점인 2000. 6.경 이후 원고가 이 사건 특허를 출원할 때까지 피고가 이 사건 특허의 구체적인 내용을 알았거나 알 수 있었다는 점에 관하여도 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고 주장의 위 각 시점에 피고가 이 사건 특허출원권을 승계하였다고 볼 수 없고, 따라서 위 각 시점에 피고가 이 사건 특허출원권을 승계하였음을 전제로 하는 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다｛가사 피고가 원고의 이 사건 특허출원일인 2000. 12. 12. 이후에 이 사건 특허의 구체적인 내용을 알았거나 알 수 있게 되었다고 보아 피고가 그 때 이 사건 특허출원권을 승계하였다고 본다고 하더라도, 발명진흥법 제11조 제1항 소정의 4개월의 출원기간은 출원권의 소멸시효에 해당한다고 볼 것인데, 소멸시효는 권리를 행사할 수 없는 동안은 진행하지 않고, 여기서 권리를 행사할 수 없는 경우라 함은 그 권리행사에 법률상 장애사유가 있는 경우를 말하는 것인바(대법원 1992. 3. 31. 선고 91다32053 판결 참조), 현재까지 원고의 선출원이 등록거절결정 또는 등록무효심결에 의하여 무효로 되지 않은 이상 피고는 이 사건 특허를 출원하더라도 특허등록을 받을 수 없으므로, 피고가 권리를 행사할 수 없는 위 기간 동안 위 4개월의 출원기간은 진행하지 않는다고 할 것이다｝. 따라서 무효인 이 사건 특허출원권의 양수행위에 터잡아 이 사건 특허를 출원·등록한 원고가 이 사건 특허발명을 승계할 권리를 가지고 있는 피고에 대하여 이 사건 특허권의 효력을 내세워 그 침해행위의 금지와 침해행위로 인한 손해의 배상을 청구하는 것은 신의칙상 허용될 수 없다.