직무발명연구회

2002년도 일본특허청 산업재산권제도 문제조사연구보고서 (직무발명제도의 본연의 취지에 관한 조사연구보고서-2003.03. 일본지적재산연구소) 직무발명 관련 일본판례 (62) (2007.04.23) 【사건명】 매매대금 등 청구사건 【사건번호】 평성 14년 5월 23일(2002.05.23.), 오사카고재 평11(ワ)12699 【결과】 일부인용(認容), 일부기각(棄却) 【원고】 Ｘ 【피고】 三德, Y 【권리】 특개평9-127132, 희토(希土)류-철계합금으로부터의 희토류원소 및 코발트의 회수방법 【직무발명규정】 피고회사(있음), 소외회사(없음) 【개요】 원고는 피고회사에 근무하고, 그 후 피고회사가 공동출자해서 설립한 소외회사의 대표 및 공장장으로서, 소성과정(燒成過程)을 거치지 않는 방법에 의해 생슬러지의 처리방법의 공업화를 목적으로 독자적인 실험을 하고, 그 처리방법을 실험실수준으로 확립함과 함께 공장수준으로의 공업화의 가능성에도 대체로 긍정적이라고 보고(이 처리방법하에서 구체적으로 어떤 식으로 화학반응이 일어날까의 정확한 판단을 얻지못함), 피고회사의 사장 A에 대하여 본건 발명의 공업화의 가능성에 대하여 구두로 설명했다. 그 후 A는 특허출원을 검토해야만 한다고 생각하고, 피고회사의 특허실장에 특허출원의 준비를 지시하고, 특허실의 멤버인 피고 Y는, 동기술의 상세함을 알 필요가 있다고 생각하고, 원고에 본건 발명의 보고서를 제출할 것을 요청하고, 그것을 받아서 특허출원서류를 기안하고, 피고회사를 출원인, 피고Y를 발명자로서 특허출원절차를 하였으므로, 원고는, 원고가 실제의 발명자인 것을 확인, 및 발명양도에 대한 대가(예비적으로 특허법35조3항의 대가)를 요구하여 제소했다. 【원고 주장】 본건발명의 발명자는 원고이며, 실험은 원고가 독자적으로 시작한 것이다. 피고회사사장은, 원고가 본건발명의 공업화의 가능성에 대해서 설명을 했을 때에 500만엔에서 3000만엔의 대가를 지급한다고 분명히 말하고, 피고회사명의로의 특허출원의 허락을 구했고, 피고회사와 소외회사와의 기본협정에 근거하여, 기술에 관한 노하우는 피고회사가 관리하다는 인식으로 특허출원을 허락했다. 원고는 발명당시 소외회사의 기술자문이며, 피고회사와의 사이에 고용계약은 없었으므로 특허법35조의 적용은 받지 않지만, 실질적인 종업원과 사용자의 관계로 유추적용(類推適用)되어야만하고, 본건 발명은 피고회사의 업무범위에 속하고, 소외회사에서의 직무발명은 피고회사에서의 직무발명과 같이 볼 수 있으며, 상당의 대가의 지급을 받을 권리를 가진다. 피고회사의 년간이익은 3250만엔을 밑돌지 않으므로 원고가 받아야만하는 금액은 3000만엔이 상당하다. 소외회사에는 법정통상실시권은 발생하지 않는다. 【피고 주장】 본건 발명의 발명자는 피고Y이다. 피고Y는 특허담당으로서 특허조사에 대해서, 어떤 공개특허부터 힌트를 얻어, 원고에 실험을 지시하고 보고된 것이며, 원고는 피고Y의 지시에 따라서 실험을 수행한 보조자에 불과하다. 본건 발명을 실시한 경우, 원고가 착상(着想)한 것이라고 하는 원고주장반응식에 기초한 반응은 일어나지 않았다. 원고와 피고회사의 사이에는 계약, 취업규칙이 존재하지 않으므로, 특허법35조를 유추적용하는 것과 같은 사정이 존재하지 않는다. 【판단】 원고는 피고회사사장에 설명을 하기 이전에 본건 발명의 기술적 특징으로 되는 사항에 관해서 실현가능한 과정의 기술적 판단을 얻었다고 말하는 것이며, 본건 발명을 대략 완성시켰다고 인정하는 것이 상당하다. 본건 발명의 구성요소에 규정하는 요건의 근거에 대해서, 당업자가 실시할 수 있을 정도의 기술적 판단을 얻는다면 발명으로서 완성하였다고 말할 수 있으며, 당해 구성요건에 규정된 조건하에서 어떤 식의 화학반응이 일어날까의 화학적 판단을 얻지 않더라도, 발명을 완성했다고 말하는 것을 방해해서는 안 된다. 원고와 피고와의 사이에서 양도에 관해서 대가의 합의가 성립에 이르렀다고는 볼 수 없다. 원고와 소외회사와의 사이에는 종업원과 사용자의 관계이며, 본건 발명이 소외회사의 업무범위에 속하고, 원고의 직무에 속하므로, 소외회사와의 관계에서 직무발명에 해당한다. 소외회사와 피고회사는 희토류금속의 회수업무에 대해서 기술적/경제적으로 일체적인 관계이며, 피고회사가 실질적으로 지휘감독권을 미치는 관계에 있다고 할 수 있으며, 본건 발명은 피고회사와의 관계에 대해서도 직무발명과 같이 볼 수 있기 때문에 특허법35조의 유추적용에 의해 상당의 대가의 지급을 받을 권리를 가지는 것이라고 해석하는 것이 상당하다. 처리가공비 2억5900만엔 X 실시료율 3% X 특허권존속기간 10년 = 7770만엔 X 1/20 = 사용자가 받아야만 하는 이익 400만엔 X 사용자 공헌도 50% = 200만엔 【게재】 -