직무발명연구회

직무발명 관련 일본판례 (63) (2007.04.30) 【사건명】 특허권 양도대가 청구사건 【사건번호】 평성 14년 8월 27일(2002.08.27.), 동경지재 평13(ワ)7196 【결과】 - 【원고】 Ｘ 【피고】 화이자 제약 【권리】 특허2576927, 세립핵(細粒核) 【직무발명규정】 있음 【개요】 미국 화이자로부터 피고회사에 지크롤메탄(ジクロルメタン)을 사용하지 않은 세립제의 제조방법을 개발하도록 요청이 있어, 피고회사의 제제(製劑)연구실장이었던 원고는, 개발에 대하여 어떤 논문을 발견하고 소외A에 교부(交付)했다. A는 논문을 참고로 제조방법에 관한 자료를 작성하고, 원고에 교부했다. A는 소외회사에 대해서 그 전문 기술자 B와 실험의 조건에 대해서 논의하고, 세립핵의 제조실험을 하여 좋은 결과를 얻은 것을 원고에 보고하고, 원고와 협의하면서 실험을 겸했다. 원고는, 실험에서 얻어진 세립핵의 특허출원을 A에 권하고, 스스로도 특허부와 절충을 겸했다. 특허부의 담당자는 원고 및 A에 더욱 실험을 재촉하고, 특허부는 원고와 협의 내에서, 청구의 범위를 정했다. 피고회사에 대해서는, 미국출원을 하지 않을 경우에는, 특허의 출원의뢰문서에 관리직을 공동발명자로서 기재된다면, 특허부에 대해서 확인을 하지 않고 그 자를 공동발명자로서 출원하고, 본건 발명에 대해서도 의뢰문서에 기재되어 있던 원고 및 A를 발명자로하고, 더욱이 실험 프로토콜을 안출한 특허부원C도 공동발명자로서 추가하여 특허출원했다. 피고회사는 사내기준에 기초하여 원고에 출원시 1만에 퇴사후 6000엔이 지급되었다. 원고는 상당의 대가의 지급을 요구하여 제소했다. 【원고 주장】 원고는 논문에 개시된 방법과 공지의 방법을 조합하는 것에서, 과제가 해결될 수 있는 것을 착상하고, 논문을 A에 표시하고, A와 반복협의를 하고, A가 각종실험을 하도록 해서 착상이 구체화되고, 발명이 완성한 것이며, 착상을 제공하고, 구체화한 사람으로 말할 수 있고, 공동발명자이다. 존속기간매상 예상은 342억엔 X 실시료율 5% X 원고기여도 1/3 X 공동발명자 1/3 - 각목 보상금 1만6000엔 = (잔금내에서 7000만엔) 【피고 주장】 원고는 발명자는 아니기 때문에 상당대가청구권을 근거로 하는 청구는 이유없다. A가 자력으로 과제해결을 위해 아이디어를 착상하고, 구체화하여, 특허부원 B가 작성한 실험 프로토콜에 따라서 자력으로 실험을 수행한 것에 의해 완성한 것이다. A가 논문에 접한 것은, 소외회사에서 실험을 한 후이며, 원고가 제시한 사실은 없다. 원고의 관여는 어느쪽도 관리직으로서의 행동의 범위를 하지 않았으며 창작적 공헌은 전혀 하지 않았다. 설사 공동발명자라고 하더라도, 사용자는 통상실시권을 가지며, 미국 화이자사의 물질특허에 의해, 타사는 원래 제조할 수 없는 것이므로, 본건 특허권의 승계와는 관계없이, 제2자 금지적 효력이 존재하므로, 사용자가 받아야만 하는 이익의 금액이 존재하지 않는다. 【판단】 사정에 비추어보면, 본건 발명에 더욱 큰 공헌을 한 것은 소외회사의 B이며, 본건 발명은 B 또는 A와 B의 양자에 의해 공동발명이라고 할 수 있어도, 원고가 공동발명의 한사람으로서 관여할 수는 없다. 일반적으로, 발명의 성립과정을 착상의 제공과 착상의 구체화로 2단계로 나누며, (1) 새로운 착상자는 발명자이며, (2) 신착상을 구체화 한 자는, 구체화가 자명한 정도의 것에 속하지 않는 한 공동발명자로 하는 견해가 존재하지만, 발명이 화학관련분석 이나 본건과 같은 분야에 속하는 경우에는, 일반적으로 착상을 구체화한 결과를 사전에 예상하는 것은 곤란하며, 착상이 그 대로 발명의 성립에 관계하는 것이 어렵기 때문에 (1)을 적용하여 발명자를 확정할 수 있는 경우는 오히려 적다고 해석된다. 【게재】 -