직무발명연구회

직무발명 관련 일본판례 (66) (2007.05.28) 【사건명】 재생용 광헤드(head)발명･워블(wobble)디스크발명 보상금 청구사건 【사건번호】 평성 14년(2002), 동경지재 평10(ワ)16832, 평12(ワ)5572 【결과】 일부인용, 일부기각 【원고】 米澤成二 【피고】 日立製作所 【권리】 ①특허1547005, US, CA, GB 등, 광학적 정보처리장치 ②특허981978=미국특허 4223187, DE, GB 등, 정보기록 재생방법 그 장치 및 기록매체 ③특허1291864=미국특허 4067004, DE, GB 등, 정보 재생방법 및 그 장치 【직무발명규정】 있음 【개요】 원고는 피고회사 재직중에 다른 공동발명자와 본건 발명을 수행하고, 피고회사는 특허 받을 권리를 승계해서 특허출원을 하고, 사내 실적보상금 등을 지급했다. 원고는 퇴직 후, 피고회사에 특허법35조3항에 근거하여 상당의 대가를 청구하여 제소했다. 【원고 주장】 특허법제35조4항의 “상당의 대가”는 특허 받을 권리의 매매대금이며, 등가교환의 원칙으로부터 객관적인 시장가치를 지시하는 것이며, 그와 같이 해석하지 않으면, 헌법제14조1항에 반한다. 특허법35조의 취지 및 타사에 양도하는 경우의 양도대금과의 균형에 비추어 보면, 종업원이, 당해요소를 고려하여 넣는 것에 명확히 합의하지 않는 한, 동조4항의 “사용자가 공헌한 정도”를 양도대가의 산정 상 고려할 수 없다. 비록 고려한다 하더라도, 그것이 동조1항이 규정하는 무상의 통상실시권의 경제적 가치를 상회하는 경우에 한한다. 주위적청구(主位的請求) 공동발명자 기여도 : ①30%, ②40%, ③20% ① (국내외생산액 11조1534억8200만엔 - 피고회사생산액 512억400만엔) X 실시료율0.166% X 원고기여도 70% = 129억 5265만 7614엔 중에 9억엔을 일부청구. 예비적청구(予備的請求) ① 피고회사의 공헌도를 고려한다 하여도, 발명의 과정, 발명의 권리화의 과정 및 사업화의 과정의 각사정을 고려하면, 50%가 상당하다. (1) 사외실시 (a) 개별 라이센스 계약 (기본식 1) = 실시료수입액 X 기여도 X (1-피고회사의 공헌도) X 원고공헌도 = 2억2627만 3250엔 (b) 포괄적 크로스 라이센스 계약 실시를 허락한 경우의 가상실시료수입을 기준으로서, 기본식 1에서 계산하는 것이 상당하다(55억 9335만엔). 비록 기본식 1을 사용한 산정방법이 인정되지 않더라도, 포괄적 크로스 라이센스에 대해 각각의 대상특허의 대가는 아래와 같이 산정해야 한다. 상대방의 당해 대상특허실시제품분야 총 매상고 X 평균실시료3% X 발명자에 분배되야 하는 이익의 비율 5% = 22억 3734만엔 (2) 사내실시 제3자에 실시했다고 가정한 경우의 실시료를 기준으로, 그 일정비율을 가지고 상당의 대가로서 산정하는 것이 상당하다. ① 적어도 매상고 512억 400만엔 x 공동발명자의 기여도 30% 실시료율 5% X (1-0.3) = 5376만엔 (3) 관련회사의 실시 11억 5200만엔 X 0.5 X 0.7 = 4억 320만엔 이상 합계액의 일부 9억엔을 청구. ② 4990만 9000엔, ③ 2069만 1000엔 외국특허를 받을 권리의 양도에 관해서도 특허법35조가 적용 내지 유추적용 되야만 한다. 피고가 피고보상금규정을 적용해서 보상금을 지급한 것으로부터 소멸시효는 완성하지 않는다. 【피고 주장】 특허법35조의 취지에서 보면, 사용자 등이 보상규정에 기초하여 발명자에 보상금을 지급하는 경우는, 보상규정이 발명에 의해 사용자 등이 받아야만 하는 이익과 발명이 된 것에 관해서 사용자 등이 공헌한 정도를 고려해서 보상금을 산정하는 것을 목적으로 하며, 더불어 보상규정의 내용이 35조의 취지에 비추어 합리적이라고 인정되는 경우에는, 보상규정은 존중되어야만 하며, 보상? 말할 수 있다. 보상규정이 무효로 되는 것은, 보상규정이 상기의 이익과 공헌도를 고려해서 보상금을 산정하는 것을 목적으로 하지 않는 경우나 그 내용이 35조의 취지에 비추어 명확히 불합리하다고 인정되는 경우에 한정해야 한다. 피고회사의 규정은 상기의 이익과 공헌도를 고려해서 보상금을 산정하는 것을 목적으로, 그 내용도 35조의 취지에 비추어서 합리적이라고 말할 수 있는 것이므로, 피고회사규정은 유효하며, 지급된 보상금 231만 8000엔도 합리적이며, 그것이 상당의 대가이다. 발명의 과정, 발명의 권리화의 과정 및 사업화의 과정의 각 사정을 고려하면, 피고회사의 공헌도는 98%, 공동발명자의 기여도는 50%를 밑돌지는 않는다. 특허권은 그 성립, 이전, 효력 등에 관계하고, 등록국의 법률에 의해서만 정해지고, 특허권의 효력도 등록국의 영역내에 대해서만 가진다고 하는 속지주의에 따르고, 외국특허를 받을 권리의 양도에 대해서 동조를 적용 내지 유추적용 할 수 없다. 본건에 대한 대가청구권의 발생은, 각 발명의 특허를 받을 권리의 승계시(발명①소화52년, 발명②소화48년, 발명③소화49년)이며, 이미 10년을 경과한 것에 의해 시효소멸했다. 【판단】 사용자의 공헌에는 여러 가지 정도가 있으며, 무상의 통상실시권은 꼭 대가관계에 있는 것은 아니며, 무상의 통상실시권의 취득을 상회하는 공헌이 있을 수 있고, 이와 같은 공헌에 의해 가치는 사용자에 귀속해야 하며, “상당의 대가”의 액수는 발명을 배타적으로 독점하는 것에 의해 얻을 수 있는 이익으로, 사용자의 발명에 대하여 공헌을 고려한 액수로 된다. 특허권 등의 승계에 관해서는, “근무규칙 그 외 규정”에 의해 사용자가 일방적으로 정할 수 있으나, 사용자가 “상당의 대가”의 액수에 부족하다고 인식되는 경우에는 대가청구권을 유효하게 방기하는 등의 특단의 사정이 없는 한, 종업원은 회사에 대해 부족액을 청구할 수 있다고 해석할 수 있다. 광디스크재생 전용장치의 전부에 발명①이 실시되고 있는가 어떤가는 명확하지 않으며, 또한 설사 발명①의 실시품의 생산액이 원고주장대로 라도 피고회사는 원고가 주장하는 바와 같은 방법으로는 발명①에 대해서 “사용자가 받아야 하는 이익의 액수”를 정산할 수 없기 때문에 “상당의 대가”의 액수를 산정할 수 없으며, 원고의 주위적 주장은 이유가 없다. 각각의 라이센스계약에 기초해서 피고회사가 얻은 이익의 액수를 산정하고, 그것을 기초로 “상당의 대가”의 액수를 산정하는 방법은, 피고회사가 얻은 상기 이익의 액수는, 사용자가 발명의 실시를 배타적으로 독점하는 것에 의해 얻은 이익의 액수라고 말할 수 있으므로, 합리적인 산정방법이다. 각국 특허권이, 그 성립, 이전, 효력 등에 관하여 당해국의 법률에 의해서 정해지며, 특허권의 효력이 당해국의 영역내에 대해서만 인식되어진다고 하는 속지주의의 원칙에 비추면, 직무발명에 관한 권리의 귀속, 권리의 양도(양도를 위한 요건), 대가의 지급의무의 유무에 관해서는 등록국의 특허법을 준거법으로서 정해야만 하며, 일본의 특허법35조는 외국특허를 받을 권리에 적용 또는 유추적용된는 것은 아니다. 따라서, 외국특허권에 관하여 청구는 이유없다. 피고회사의 실적포상규정에 기초해서 실적보상금이 지급되어진 이상, “상당의 대가”의 액수가 정해지지 않았으므로, 원고가 대가청구권을 행사하는 것은 현실에 기대할 수 없었다고 인정된다. 따라서, 상당대가청구권에 관해서는 소멸시효는 완성하고 있지 않다. 피고회사가 받아야 하는 이익 2억4959만엔 (1)사외실시 (a) 발명①의 라이센스계약에 의해 피고회사가 얻은 이익의 액수 = 사용자가 받아야 할 이익(실시료수입 x 발명①에 관한 특허의 기여율) (b) 발명①의 포괄적 크로스라이센스계약에 의해 피고회사의 얻은 이익의 액수 사용자가 받아야 할 이익(상대방에 지급해야 할 실시료의 지급을 면한 것 = 상대방이 지급을 면한 실시료의 액수를 하나의 자료로, 그것에 각 특허권의 가치와 계약체결의 경과 등 제반의 사정을 고려해서 결정) 소니 3000만엔, 필립스 4000만엔?법이며, 민소법제157조1항에 의해 각하. [피고의 공헌도] 원고는, 발명의 완성에 있어서 중앙연구소의 연구원들의 협력을 구하고, 시설을 이용할 수 있는 입장에 있었던 것, 연구소에 대하여 광학방식(時系列方式:시계열방식)의 광디스크의 연구가 이전부터 수행되고 있으며, 발명①도, 그 흐름 중에 하나이며, 연구소에 대해서 CSP형 반도체레이져가 개발된 것에 의해 발명①의 과제가 주어지고, 실험도 그것을 이용해서 수행되었으므로, CSP형 반도체레이져 개발의 공헌을 간과할 수 없는 것이며, 원고는 발명①에 필요한 계산을 피고회사의 대형 컴퓨터로 수행하고, 실험을 B에게 연구소의 실험기기를 이용해서 수행시켰으며, 발명①에 관한 일본국 특허의 출원절차는, 전부 피고회사에 대해서 수행하고, 다른 공동발명자가 심사수속에 많은 노력을 한것, 특허청구의 범위를 “半値幅”로 한정하고, 겨우 등록된 것, 피고회사가 타사제품을 조사하고 교섭하는 등의 결과, 다수의 회사와 라이센스 계약을 체결하는 것이 인정된다. 피고회사공헌도 80%로 인정한다. 공동발명자 기여도 30%, 발명①에 관한 상당의 대가 = 2억4959만엔 x 0.2 x 0.7 = 약 3494만엔 피고가 받아야 하는 이익 115만엔, 발명②기여도 : 발명③기여도 = 2 : 1 피고회사공헌도 70%, 공동발명자 기여도 40%, 발명②에 관한 상당의 대가 = 115만엔 x 2/3 x 0.3 x 0.6 = 13만 8000엔 피고가 받아야 하는 이익 115만엔, 발명②기여도 : 발명③기여도 = 2 : 1 피고회사공헌도 80%, 공동발명자 기여도 60%, 발명③에 관한 상당의 대가 = 115만엔 x 1/3 x 0.2 x 0.4 = 3만 666엔 【게재】 -