직무발명연구회

~ 외국에서의 선사용권(先使用權)제도에 대해서 ~ Prior User's Rights in Foreign Countries 초록 기업의 외국진출이 확대되고 있다. 외국에서 사업을 행할 때, 특허권 등의 취득이 필요하게 되지만, 특허출원을 하지 않았어도 사업을 계속할 수 있도록 선사용권을 확보해두는 것이 중요하다. 여기에서는, 외국의 주요나라로서 독일, 영국, 프랑스, 중국 및 한국의 선사용권제도에 대해서 고찰한다. 1. 독일 독일에서는, 이미 1877년 독일 통일특허법에서 선사용권에 관한 규정이 있고(특허법 5조), 그 후 몇 번의 개정을 거쳐, 1979년 특허법 개정에서 현재의 규정에 다다르게 되었다. 특허권의 효력은, 출원시에 국내에서 당해 발명을 실시 또는 그 실시에 필요한 준비를 하고 있던 자에게는 미치지 않는 것으로서(특허법 12조1항), 선사용권은 특허권의 실시행위의 위법성을 배제하는 항변(抗辯)으로 해석되고 있다. ① 선사용권의 요건 선사용권을 인정하는 전제로서, 발명의 소유가 필요하게 된다. 발명의 소유는 발명을 완성하고, 발명에 대한 인식이 있을 때에 인정된다. 발명의 완성은, 어떤 기술적 과제에 대해 특정 기술적 수단을 쓴 해결 등이 존재할 때에 인정되고, 과제의 인식이나 막연한 기술적 해결의 인식만으로는 인정되지 않는다. 판례에서는, 대량생산이나 시장에 돌아다니고 있는 단계가 아니라도, 발명의 완성을 인정하고 있다. 또한, 발명의 소유는 발명의 완성자뿐 아니라, 발명자로부터 깨달아 알게 된 경우에도 인정되고, 특허권자로부터 깨달아 알게 된 경우에도 인정된다(특허법 12조1항제4문). 발명의 실시 또는 그 준비는 국내에서 행해질 필요가 있다(특허법 12조1항). 외국에서의 실시 또는 준비에 선사용권은 인정되지 않는다. 유럽특허조약 2조2항 및 64조에 근거하여, 독일에서 효력을 부여받은 유럽특허에 대한 특허권에도 선사용권이 인정된다. 발명의 「실시」 행위는, 직접침해행위 및 간접침해행위에 대해서 규정하는 특허법 9조, 10조에 열거된 행위를 의미한다고 되어있다. 판례에서는, 단 한 번의 판매신청이라도, 그 후의 가까운 장래에 계속해서 실시를 할 예정이었다면, 실시로 인정하지만, 단순한 연구실에서의 실험이나 시작(試作)의 단계로는 인정하지 않는다. 준비는, 실시 즉시 개시의사를 확실히 인식되게 하는 행위로 인정되고, 판례에서는, 출원일전에 발명을 상업적으로 실시한다고 하는 명확하면서도 무조건의 결의를 하지 않으면 안 되게 되어있다. 준비의 인정은 각각의 제반사정에 의해 결정된다. 판례에서는 발명의 실시를 위한 직접적인 자료로 적합한 도면의 제작이나, 대량생산을 아주 가까운 시일에 개시(開始)할 의사를 보이고 있는 주형(鑄型)의 조달로부터 인정하고 있다. 또한, 출원일 또는 우선일시까지 실시의 계속이 필요하게 된다. 이용 즉시 개시에 걸맞은 의사가 빠져있는 것이 되기 때문이다. 출원일 또는 우선권일까지 실시를 자발적으로 종료 또는 무기한으로 중지하면 인정되지 않는 것으로 된다. ② 선사용권의 효과 선사용권은, 특허권에 의해 보호되고 있는 발명과 실시 또는 그 준비를 하고 있던 발명의 본질적인 동일성을 인정할 수 있는 범위에서 인정된다. 실시는, 자기영업의 필요를 위해서, 자기(자신)가 존속하는 선사용권의 범위에서, 자기의 공장 또는 타인의 공장에 대해서도 발명의 실시를 행할 수 있다(특허법 12조1항). 선사용권자의 발명에 근거하여 제조를 행한 경우라도, 타인공장의 소유자가 자신 스스로 발명에 근거한 물품의 판매를 행하고, 자기부담으로 판매를 행한 경우는, 당해 타인의 선사용권의 행사가 되어, 선사용권자 자신의 선사용권 행사로는 인정되지 않는다. 선사용권자는 사업과 함께이어야만 상속 또는 이전할 수 있다(특허법 12조1항3문). 이 사실로부터, 선사용권에는 불가분성이 있다고 하여, 특허법 9조 및 10조에 의한 개개의 권리로써 생산, 제공, 판매, 사용, 수입 또는 보유로 분할하는 것은 허용되지 않고, 선사용권은 출원전에 실시 또는 그 준비를 하고태 또는 서로 다른 사업에 대해 분할할 수 없다고 되어있다. 2. 영국 영국에서는, 선사용권에 관한 규정이 1977년 특허법 개정에 의해 처음 도입되었다. 1949년의 구 특허법은, 영국 국내에서의 비밀스런 선사용은 후출원 특허권의 신규성에 영향을 끼치고, 특허의 무효사유가 될 수 있다고 되어있었다(특허법 32조1항e호 및 2항). 그러나 1963년11월27일의 발명특허에 관한 실체법통일에 대한 유럽의회조약(스프라스부르그 조약, 1980년8월1일 발효) 1조에 의해 무효사유로서의 비밀스런 선사용은 있을 수 없다고 생각되어, 1977년의 개정에 의해, 당해 무효사유를 제외함과 동시에, 비밀스런 선사용자의 이익을 보호하기 위해서 선사용권에 관한 규정이 도입되었다(특허법 64조). ① 선사용권의 요건 먼저 요건으로서, 선사용 행위가 영국에서 행해지지 않으면 안 된다고 되어있다. 선사용권은, 특허권이 효력을 가지는 경우에 침해를 구성하는 것이 적절한 행위를 선의(善意)로 실시하고 있던 경우, 또는 당해 행위를 실시하기 위해서 현실적으로 상당한 준비를 선의로 하고 있던 자에게 인정된다. 「현실적으로 상당한 준비」에 대해서, 판례는, 제품의 성질이나 모든 주위환경에도 관계하지만, 출원일 또는 우선일 시에, 정말로 침해행위에 귀착할 정도로 진행되어 있지 않으면 안 된다고 한다. 그리고 동일분야의 일반적인 연구이상의 것이 요구된다고 한다. 시작품만을 제조하고, 우선일에 제조하고 있지 않고, 오로지 다른 비침해제품만을 제조하고 있던 경우에는 준비를 부정하고 있다. 선의에 대해서는, 발명자, 권리자로부터 얻은 정보를 뜻에 반해서, 고의로 사용한 혹은 불법으로 얻은 정보를 사용한 경우에는 인정되지 않는다고 되어있다. ② 선사용권의 효과 선사용권의 범위에 대해서, 1970년7월의 영국 특허제도ㆍ특허법심의위원회보고서는, 당해 특허출원일전과 동일실시를 게속하는 권리에 한정하는 것이 적절하다고 되어있다. 판례에서는, 실시형식의 변경에 대해서, 특허법 60조1항 및 2항에 열거된 것과 동일한 행위로 해석하고, 제품 또는 방법이 어느 정도 달라도, 당해 행위를 계속할 수 있다고 느슨하게 해석했지만, 그 후, 너무 느슨하다는 비판을 받고, 그 후의 판례에서, 계속이 허용되는 것은 출원일전에 행해지고 있던 특정상행위로 되었다. 그리고 선사용자에게 출원시와 완전히 동일한 행위만을 요구하는 것은 현실적이 아니라는 것으로부터 일정한 자유를 인정하는 것이 적절하고, 제품 또는 방법의 본질적인 성질에 영향을 끼치지 않는 방법에서 수정하여 실시하는 것은 인정할 수 있게 되었다. 사업의 확대에 대해서, 양적인 제한을 부과하는 것은 적절하지 않다는 견해가 유력하다. 출원전에는 판매행위밖에 하지 않았지만, 출원후에는 제조를 행하는 등, 실시행위의 변경에 대해서는 인정하지 않는 견해가 유력하다. 제조에 관한 선사용권을 가지는 경우, 선사용권을 보유하고 있지 않은 제3자에 대해서도 선사용권이 인정되는 제품의 처분(dispose)을 인정할 수 있다(특허법 64조3항). 실시 또는 준비가 된 사업의 전부 또는 일부를 취득하여 선사용권을 가지는 자는, 사업의 자기 파트너에게 실시시킬 수가 있다(특허법 64조2항). 또한, 선사용권은, 실시 또는 준비사업의 부분취득자에게 양도하거나, 혹은 자기사망 또는 법인의 경우는 해산시에 이전할 수 있다(특허법 64조2항). 3. 프랑스 프랑스는, 출원일에 선의로 국내에서 특허대상인 발명을 소유(possession)하고 있던 경우에, 발명을 개인적으로 실시할 권리를 인정한다. 오래된 판례에서는, 발명의 인식뿐 아니라 실시도 필요로 했지만, 그 후의 판례에서 발명의 실시는 불필요하게 되었고, 1968년의 특허법 개정에 의해 제정법에 명문화 되었다(지적재산법전 제613조-7). 취지는 명확하지 않지만, 최초 발명자의 자연권을 고려하여, 개인적인 실시권으로서, 공평성의 고려와 기취득권 존중의 관점에서 규정되었다고 한다. ① 선소유권의 요건 출원전에 발명을 실시 또는 그 준비를 하지 않고, 발명을 소유하고 있던 것만으로 발명을 계속하여 실시할 권리를 인정하기 때문에, 발명의 소유는 엄격한 해석에 따르는 것으로 되어있다. 발명의 소유에 대해서, 다수설 및 판례에서는, 발명에 관한 완전하면서 정확한 지식을 가지는 것이 필요하다고 되어있다. 시험이나 예비적인 연구밖에 행하지 않는 경우에는 인정되지 않는다고 되어있다. 또한, 발명을 지체없이 실시할 수 있는 상태에 있었다는 것을 입증하지 않으면 안 된다. 발명의 점유는 선의의 취득이 필요하고, 부정행위에 의하지 않고 취득된 것이 필요하다. 지리적 요건으로서, 프랑스 국내에서 발명의 인식을 보유한 사실이 필요하고, 국외에서 행해진 경우는 권리를 향유(享有)할 수 없다고 되어있다. 그렇다고는 하지만, 국외에서 발명이 완성되더라도, 국내의 기업에 시작품을 보내어, 실연(實演)하는 따위로 개시된 경우에는, 국내의 발명의 점유를 인정한 판례도 있다. ② 선소유권의 효과 선소유권의 범위는, 특허에 의해 부여된 동일발명에 대해 인정된다. 특허발명 전체가 아니라 특허 청구항의 일부만 소유한 경우라도, 그 요소에 한정하여 인정한 판례가 있다. 또한, 특허발명의 균등범위까지 인정될 수 있다. 또한, 발명의 소유만으로 계속하여 실시할 권리를 인정하기 때문에, 계속하여 실시할 권리는 출원시의 실시행위에 한정되지 않고, 출원시에 실시하고 있던 사업의 규모에 한정된다고 하는 양적제한(量的制限)의 문제도 없다. 선사용권은 개인적인 실시권이므로, 그에 속하는 영업기반, 사업 또는 그 일부와 함께하는 것 외에는 이전할 수 없다(지적재산법전 제613조-7제2항). 4. 한국 현행 한국특허법은, 1990년1월13일 법률 제4207호로서 공포되어, 동(同)년 9월1일 시행되었다. 선사용권에 관한 규정은, 일본과 동일하게 되어있다(특허법 103조). ① 선사용권의 요건 개정전의 1980년12월31일에 공포된 특허법 47조(이하 「구법」이라 함)는, 발명의 실시인 사업의 준비로는 인정하지 않고, 발명의 실시사업을 하거나 또는 사업설비를 하고 있는(가지고 있는) 것을 요건으로 했다. 그러나 1990년에 제정된 특허법(1990년1월13일 법률 제4207호, 동년 9월1일 시행)에 의해, 발명의 실시인 사업을 하거나 또는 그 준비를 한 경우만으로도 인정하도록 요건이 완화되었다. 판례에서는, 「은 숟가락」의 제조방법을 개발하여 제조판매사업을 준비하고, 출원일후 얼마후에 개업한 경우에 준비를 인정하고 있고, 또는, 출원전부터 「기포발생기를 이용한 세탁기」의 시작품을 제조, 시험한 후, 세탁기를 생산, 판매하고 있던 경우에, 사업의 실시 또는 준비를 인정하고 있다. 출원시에 고안내용을 알고서 고안한 사실을 충분히 입증하지 않고, 출원전에 시작품의 제조만을 행한 경우는 준비를 부정하고 있다. 구법은, 취득의 경로에 대해서, 특허출원 당시에 「선의」라는 것을 요건으로 했지만, 1990년의 특허법 개정에서, 특허발명의 내용을 모르고 스스로 발명을 하거나 또는 그 발명을 한 자로부터 깨달아 알게 된 경우로 개정되었다. 그렇다고는 하지만, 모인출원(冒認出願)의 경우라도 선사용권은 인정된다고 되어있고, 정당한 발명자로부터 깨달아 알게 된 경우도 인정한다는 견해가 지배적이다. ② 선사용권의 효과 구법은, 선사용권의 범위에 대해서 사업목적의 범위 내에서 인정된다고 하였다. 1990년 특허법 개정에서, 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위 내에서 인정된다고 개정되었다. 「실시」는, 특허권의 효력이 미치는 각 실시행위로 인정된다고 해석된다. 그리고 실시행위의 변경은, 제조부터 판매는 인정되지만, 그 반대는 인정되지 않는다고 해석하는 것이 유력하다. 또한, 사업에 대해서는 실시를 하는 사업의 부류에 한정된다. 한국에서는, 선사용권을 법률상 당연히 인정되는 법정통상실시권으로 되어있고, 사업과 함께 이전하는 경우, 특허권자의 동의를 얻는 경우 및 상속 그 외 일반승계를 하는 경우에 한해 이전할 수 있다(102조5항). 통상, 통상실시권은 등록에 의해, 등록 후의 특허권자 또는 전용실시권자에 대해서 효?? 요(要)하지 않고 제3자에 대한 대항요건(對抗要件)을 가진다(118조3항). 5. 중국 중국에서는, 1984년의 최초 특허법 제정이래, 선사용권을 인정하고 있다. 특허권침해로 간주하지 않는 경우로 규정하고, 「특허출원일 전에, 이미 동일제품을 제조하고, 동일방법을 사용하거나 또는 제조ㆍ사용에 필요한 준비를 이미 하고 있으면서 종전범위 내에서 제조ㆍ사용을 계속하는 경우」로 한다(특허법 63조1항2호). 선사용권을 실시권으로 해석하지만, 특허권에 대한 항변으로서만 해석하는가에 대해서는 의견이 나뉘어 있다. ① 선사용권의 필요 중국에서는, 선사용권은 제한적으로 해석되고 있고, 선사용권이 인정되는 것은, 제품의 제조와 방법의 사용 혹은 제조, 사용에 필요한 준비를 하고 있던 경우로 한정되고, 판매, 수입에는 인정되지 않고 있다. 준비의 인정으로서, 발명이 완성되어 있는 것이 필요하다. 판례에서는, 개발목적, 해결해야 할 새로운 과제가 포함되어있을 뿐, 과제를 해결하는 구체적인 방책에 대해서는 언급하고 있지 않다는 것은 부정하고 있다. 준비에 대해서, 2001년9월29일에 북경시 중급인민법원이 북경시 제1, 제2 중급인민법원에 통지한 「특허권침해판정의 약간의 문제에 대한 의견(시행)」은, 96조에서, 선사용권에 관한 「제조 또는 사용에 필요한 준비」에 대해서, 설계도면과 기술문서를 이미 완성하고, 전용설비와 금형의 준비를 하거나 또는 샘플 시작품 따위의 준비작업을 완성하는 것으로 하고 있다. 판례는, 출원일전부터 도면을 제작하고, 그 제품을 판매하고 있었지만, 도면에 날짜가 기재되지 않고, 도면이 일체적인 성형의 단순한 개략(槪略)에 지나지 않고, 침해제품에 대응하고 있지 않으며, 침해제품의 제조를 위한 주형을 제출하지 않았기 때문에, 출원일전의 제조를 증명할 수 없다고 부정하고 있다. 또한, 출원일전부터 소형인쇄장치에 관한 고안을 이용하고 있던 충분한 증거가 없다고 하여 부정한 판결도 있다. 또한, 제조 또는 사용은 중국 국내에서 행해질 필요가 있고, 국외에서는 인정되지 않는다. ② 선사용권의 효과 중국에서는, 출원전에 동일제품을 제조하고, 동일방법을 사용하거나 또는 제조, 사용에 필요한 준비를 하고 있는 경우에, 「종전의 범위 내에서」 제조, 사용의 계속을 인정한다(특허법 63조1항2호). 동일제품, 동일방법이란, 출원시의 제품, 방법이 특허청구범위에 있어서의 청구항의 기술적 특징 전부를 포함해야 한다고 해석된다. 균등한 범위 내에서도 인정되고, 청구항의 특징적 부분을 변경한 경우는 동일로 인정되지 않지만, 특징적 부분이 아닌 주변부분을 변경한 경우, 약간의 변경은 동일로 인정되지만, 많은 변경을 행한 경우는 인정되지 않는다고 하는 의견도 있다. 판례에서는, 선사용권의 범위에 대해서, 원고가 보유하는 실용신안권과 피고의 제품을 비교하여, 실용신안권 청구항의 범위 내에 피고의 제품이 포함되는지에 대해서, 원고의 고안에 관계되는 깃발 게양대와 피고의 깃발을 펄럭이게 하는 장치를 비교하고, 원고의 실용신안권의 청구항에는 명시적으로 세 가지 공기실을 가지는 깃발 게양대가 기재되어있고, 원고의 깃발 게양대가 세 가지 공기실을 가지는 데 대해, 피고의 깃발 게양대는 한 개밖에 없고, 선행기술에도 한 개의 공기실을 가지는 깃발 게양대가 있기 때문에, 피고의 장치는 원고의 실용신안권 범위에 들지 않는다고 선사용권을 부정하고 있다. 「종전의 범위 내」에 대해서는, 2001년9월29일에 북경시 중급인민법원이 북경시 제1, 제2 중급인민법원에 통지한 「특허권침해판정의 약간의 문제에 대한 의견(시행)」 96조에서, 특허출원전에 준비한 전용생산설비의 실제 생산량 또는 생산능력의 범위 내를 가리킨다고 하고, 종전의 범위를 넘은 제조, 사용행위로는 선사용권은 인정되지 않는다고 한다. 중국 국가지식산권국(國家智識産權局) 조법사(條法司)도, 종래의 생산량을 유지하는 것을 말하고, 종래의 생산량이 생산능력에 달하지 않는 경우는, 종래의 설비에 의한 생산능력의 생산량 범위 내로 한다. 또한, 중국조되어 판매된 특허제품 또는 특허방법에 의해 직접 얻어진 제품이라는 사실을 알지 못하고, 생산 및 영업목적으로 사용 또는 판매하는 경우, 그 제품의 합법적인 공급원을 증명할 수 있을 때는, 배상책임을 부과하지 않는다고 하는 규정이 있고, 선사용권이 인정되지 않는 경우에도, 이러한 사실로부터 배상책임을 벗어날 수 있다고 말할 수 있다(특허법 63조2항). 마지막으로 앞으로 기업의 국제적인 전개가 왕성해져 감에 따라, 국외에서 특허를 취득하지 않고 발명의 실시를 행하고 사업활동을 시행한 경우에, 원활하게 사업활동을 계속할 수 있도록 선사용권의 확보를 얼마나 가능하게 하는가가 중요하다. 오늘날, 기업활동은 한나라 내에 머무르지 않고, 복수의 나라에 걸쳐서 발명의 실시가 행하여지는 경우도 많아지고 있다. 선사용권제도는, 특허권의 효력을 제한하는 것이라고 여겨져서, 특허권의 성립, 효력은 그 등록국의 법에 의해, 그 효력은 등록국의 영역 내에만 미친다고 하는 속지주의(屬地主義)하에서, 발명의 실시를 할 수 있는 사업의 실시나 그 준비가 한나라 내에서 행해지는 경우, 그 해당국의 영역 내에서만 선사용권이 인정되는 것이 원칙이다. 제조를 의뢰한 위탁회사가 일본에 소재하고, 그 발명을 보유하고, 도면 따위의 기술자료를 전부 작성하고 있고, 구체적인 제조의 사세를 모두 나타내고 일본의 위탁회사의 도구로서, 국외의 하청회사에 제조시킨 경우는, 일본 위탁회사의 「실시」로서 간주되는 경우도 있지만, 어디까지나 예외적인 취급일 것이다(동경지판 평성15년12월26일 재판소 웹사이트). 이와 같은 사실을 전제로 하면, 출원전에 한나라밖에 사업실시를 행하지 않았지만, 그 후 시장을 확대하는 것이 되어, 그 외의 나라에서 제조, 판매하고 싶다고 생각해도, 제조, 판매 등의 실시행위는 당해 실시국마다 특허권을 취득하지 않으면 안 되는 것이 원칙이라고 말할 수 있다. 한나라 내에서 발명의 실시 또는 그 준비행위에 근거하여, 그 외의 나라에서도 선사용권을 주장하는 것을 인정하는 것이 적절하다고 하는 글로벌 선사용권제도의 창설을 요망하는 의견도 있지만, 발명실시를 행하더라도, 어떤 다른 사람에게 명백하게 알려짐이 없이 비밀리에 실시하고, 나중에 다른 사람이 당해 실시하고 있는 발명과 동일발명에 관계되는 특허권을 취득했다고 해서, 실시하고 있는 나라 이외의 나라에서 발명을 계속하여 실시할 권리를 인정하는 것은, 특허권자에게 불리한 사태가 되고, 그 권리가 크게 손상되는 것이 되기 때문에, 인정하는 것은 적절하지 않다고 말할 수 있다. 자연권에 근거한 이념으로부터, 발명을 완성한 사람에게는 발명의 실시를 행할 고유의 권리가 인정되고, 보편주의적으로 다른 나라에서도 발명의 실시를 인정하는 것이 적절하다는 의견도 있을 수 있겠지만, 특허제도를 대전제로 하는 현행법으로부터는 곤란하다고 하겠다. 따라서, 원칙으로는, 개개의 나라에서의 사업의 실시 또는 그 준비행위에 따라, 당해 실시 또는 준비행위를 행한 나라에 있어서만, 각각 선사용권이 인정되게 될 것이다. 선사용권제도에 관한 국제적인 제도조화에 대해서는, WIPO에서의 특허법 상설위원회(SCP)의 실체특허법조약작성작업에서 검토되었지만, 각국의 의견대립에 의해 포괄적인 조약의 채택은 곤란하다고 하여, 현재 선진국회의(B+합의)에서, 선행기술에 관한 4항목(선행기술의 정의, 그레이스 피리어드, 신규성, 진보성)에 범위를 한정한 가운데 의논되고 있다. 선사용권에 대해서는, 특히 그레이스 피리어드의 기간 내에 출원자로부터 깨달아 알게 된 경우에도 인정할지 어떨지를 둘러싸고, 주로 출원자로부터 선의의 취득을 한 제3자에게도 선사용권을 인정할지가 의논되고 있다. 근본적으로는, 출원전에 발명의 실시에 관계되는 사업 또는 그 준비를 행하고 있는 경우에 인정하는 것에 대해서는 특히 다른 의견은 없는 것 같다. 그렇다고는 하지만, 구체적으로 어떠한 경우에 사업의 준비를 인정하는 것이 적절한지, 실시행위의 변경이 어떤 범위에서 인정될지, 실시에 대해서 하청업자 등에 실시시킬 수가 있는지 등의 상세한 사항까지는 의논되고 있지 않은 것 같??내법에 맡기고 있다고 말할 수 있다. 그러므로 현시점에서는, 언제 조약이 체결될지 명확하지 않기 때문에, 일본 이외의 각국의 선사용권제도에 관한 검토가 필요하게 될 것이다.