직무발명연구회

직무발명 관련 일본판례 (53) (2007.0２.12) 【사건명】 특허권재실시권 허락금지 등 청구사건 【사건번호】 평성 12년 11월 28일(2000.11.28.), 동경지재 평11(와)12382, 평12(와)15500 【결과】 일부각하, 일부인용, 일부기각 【원고】 金氏眞 【피고】 ピー·シー·フレーム, 黒沢建設, 黒沢亮平, ケーティービー(乙事件) 【권리】 특허1840432 사면절취공법 【직무발명규정】 - 【개요】 원고는 원고 외에 2명을 발명자로 하고, 원고를 출원인으로 하는 본건 특허출원을 하여 특허등록 받았으나, 피고 黒沢建設(쿠로자와건설)은 원고에 대해서 본건 특허의 본래의 발명자는 소외2명과 피고 쿠로자와이며, 원고가 아니라는 취지의 이의신청서를 송부했다. 원고는 반론(反論)했다. 그 후 피고 쿠로자와건설도 구성원인 PC프레임협외의 직원회의에 자문된 상태이며, 원고는, 피고PC에 피고 쿠로자와건설을 포함한 타사에 통상실시권을 허락할 수 있으며, 본건 특허의 전용실시권을 설정했다. 원고는 피고 쿠로자와에 지분을 양도하고 본건 특허권을 공유로서 등록하여 원고·피고 쿠로자와는 피고 PC와 당시 그 대표였던 소외A에 전용실시권을 설정했다. 그 후 피고 쿠로자와는 피고PC의 대표이사에 취임하고, 피고PC의 사장B가 원고에 대해서, 금후 실시료는 지급하지 않으며, 고문료는 지급하는 취지를 진술했으나, 원고는 거부하고, 실시료를 지급하도록 요구하였으나, 자급하지 않았기 때문에 전용실시권설정계약, 공유계약을 해제하는 취지를 각각 통보했다. (甲事件)원고는 피고PC에 대해서 전용실시권설정의 말소등록절차를 구하고, 피고 쿠로자와건설에 대해서 특허권 실시의 금지를 구하고, 갑사건 피고들에 명예훼손행위에 의한 손해배상, 그 외의 청구를 하고, (乙事件)원고가 피고 PC에 대해서 본건 특허권에 관해서 자사가 개발한 것, 전용실시권자라는 표시의 금지 및 손해배상을 청구하여 제소했다. 【원고 주장】 피고 쿠로자와는 피고 쿠로자와건설 등의 종업원으로 임명되고, 본건 발명은 본래 자기가 발명한 것이며, 원고가 아이디어를 훔쳐서 특허출원한 것이라고 사실무근의 풍설(風說)을 유포하고 비방중상(誹謗中傷)시켰다. 갑사건피고들은, 원고가 근무처에 대해서 개발에 참여한 신형 앙카에 대해서, 원고가 피고 쿠로자와로부터 훔친 아이디어를 특허로서 출원한 것이라고 비방중상했다. 피고 ケーティービー는 본건 특허권에 관해서 자사의 개발에 관련한 것이며, 자사가 전용실시권자라고 표시하고 있다. 【피고 주장】 본건 특허출원은 원고가 피고 쿠로자와의 이이디어를 훔쳐서 출원한 것이기 때문에 원고는 본건 특허권을 피고 쿠로자와에 양도하는 계약을 하고, 양도했기 때문이며, 피고 쿠로자와의 호의에 의해 명목상 특허권자로서 남은것에 지나지 않기 때문에 전용실시권설정계약은 존재하지 않고, 고문계약도 체결하고 있으며, 실시료를 지급할 이유는 없다. 임시로, 피고 쿠로자와와 공유한다면 공동으로 해서 해제권을 행사하여야 하며, 단독으로 하는 의사표시는 무효이다. 【판단】 원고는 쿠로자와에 대해서 특허권을 양도한 취지의 주장은 공유계약, 합의서의 내용에 반하며, 전용실시권설정계약을 체결한 것 역시 모순이다. 증거와 진술에서는 피고 쿠로자와들의 발명을 출원한 것이라고 인정되지 않는다. 본건 특허권에 관해서 2분의 1의 지분만 가지는 원고는 단독으로 해제권을 행사할 수 없기 때문에 전용실시권설정계약이 해제되었다고는 인정되지 않는다. 피고 쿠로자와로부터 지급된1000만엔이 지분양도의 대가라고 생각되어지고, 실시료는 전용실시권설정에 대한 대가라고 생각되기 때문에 실시료의 지급을 소홀히 한 것은 공유계약의 해제사유에는 되지 않는다. 【게재