직무발명연구회

< 사건의 개요 > 히타찌제작소 사건 - 사건번호 : 平成16(受)781 - 재 판 일 : 平成18年10月17日 - 사 건 명 : 補償金請求事件 - 법 정 명 : 最高裁判所 第三小法廷 - 재판종별 : 판결 - 결 과 : 기각 - 원심 . 사건번호 : 平成14(ネ)6451 . 원심재판일 : 平成16年01月29日 - 판결요지 1. 외국의 특허를 받을 권리의 양도대가에 관한 문제의 준거법은 법례 제7조1항의 규정에 의하며 1차적으로는 당사자의 의사에 따라 결정된다. 2. 종업원 등이 특허법(평성16년 법률 제79호로 개정되기 전의 것) 제35조의 직무발명에 관계되는 외국의 특허를 받을 권리를 사용자 등에게 양도한 경우에 있어서 그 대가청구에 관해서는 동 조 제3항 및 4항의 규정이 유추적용된다. - 판결문 전문 : 붙임 참조 <붙임> 전문 주문 본건 상고를 기각한다. 상고 비용은 상고인의 부담으로 한다. 이유 제1. 사안의 개요 1. 본건은 피상고인이 직무발명에 관하여 아국의 특허를 받을 권리와 함께 외국의 특허를 받을 권리를 상고인에게 양도한 것에 관하여, 상고인에 대하여 특허법 제35조(평성16년 법률제79호로 개정되기 전의 것. 이하 같다.)3항 소정의 상당한 대가의 지불을 요구하는 사안이다. 2. 원심이 적법하게 확정한 사실관계의 개요는 다음과 같다. (1) 상고인은 전기관련제품의 개발, 제조, 판매 등을 행하는 종합전기메이커이다. 피상고인은 소화44년11월부터 평성8년11월까지 상고인에게 고용되어 상고인의 중앙연구소에서 주관(主管)연구원 등으로 근무하였다. (2) 피상고인은 상고인의 종업원이었던 당시 다른 종업원과 공동으로 제1심판결 별지 특허목록기재1-3의 각 특허에 관계되는 발명을 하였다(이하, 이들 발명을 각각 동 목록의 번호에 따라 「본건발명1」,「본건발명2」,「본건발명3」이라 하고,「본건 각 발명」이라 총칭한다). 본건 각 발명은 모두 레이저광을 이용하여 정보를 기억매체(광디스크)에 기록재생하는 장치나 방법에 관한 것이며, 그 성질상 상고인의 업무범위에 속하고 나아가 발명을 하기까지의 행위가 상고인에 있어서 피상고인의 직무에 속하는 것이어서 특허법 제35조제1항 소정의 직무발명에 해당한다. (3) 피상고인은 본건발명1에 관하여 소화52년9월13일, 본건발명2에 관하여 소화48년12월20일, 본건발명3에 관하여 소화49년12월26일, 상고인과 각각 특허받을 권리(외국의 특허를 받을 권리를 포함한다)를 상고인에게 양도한다는 요지의 계약을 체결하였다(이하, 이들 계약을 「본건 양도계약」이라 총칭한다). (4) 상고인은 본건 각 발명에 관하여 아국에서 특허출원을 하고 그 설정등록을 받아 특허권을 취득함과 함께, 본건발명1에 관해서는 미국, 캐나다, 영국, 프랑스 및 네덜란드에서, 본건발명2와3에 관해서는 미국, 독일, 영국, 프랑스 및 네덜란드에서 각각 특허권을 취득하였다. (5) 상고인은 본건양도계약을 체결한 당시, 발명을 한 종업원에 대하여 특허출원시 및 설정등록시에 일정액의 상금을 수여함과 함께 현저한 실시효과가 있는 것에는 그 공정 구분에 따른 상금을 수여한다고 하는 내용의 「발명, 고안 등에 관한 표창규정」을 정하고 있었지만, 평성3년6월까지는 발명을 한 종업원에게 아국 및 외국에서 특허출원시, 아국 및 외국에서의 특허권 설정등록시, 사내에서의 실적성적이 현저하여 업적에 공헌하였다고 인정될 때, 제3자에게 실시권을 허락하여 실시료수입을 얻은 때 등에 소정의 기준에 따라 산정된 보상금을 지불한다는 내용의 「발명 고안 등 취급규칙」, 「발명 고안 등에 관한 보상규정」 및 「발명 고안 등에 관한 보상기준」을 정하였다(이하, 상고인에 있어서 정해진 이들 표창규정 등을 「본건규정」이라 총칭한다). (6) 상고인은 아국 및 외국에서 특허출원을 하거나 또는 설정등록을 얻은 본건 각 발명에 관하여 복수의 기업과의 사이에서 본건 각 발명의 실시를 허락하는 계약을 체결하고 그 실시료를 수수하는 등으로 이익을 얻었다. (7) 상고인은 피상고인에게 본건 각 발명에 관계되는 특허를 받을 권리의 양도대가로서 본건규정에 기초하여 본건발명1에 관하여는 합계231만8,000엔, 본건발명2에 관해서는 합계5만1,400엔, 본건발명3에 관해서는 합계 1만700엔의 상금 또는 보상금을 지불하였다. 3. 원심은 다음과 같이 판단하여, 피상고인이 본건 각 발명의 특허를 받을 권리의 양도에 수반하여 상고인에 대하여 청구할 수 있는 상당한 대가액(본건 규정에 기초하여 지불을 받은 분량을 차인한 금액)을 본건발명1에 관하여는 1억6,824만6,300엔, 본건발명2에 관하여는 13만1,750엔, 본건발명3에 관하여는 2만5,666엔으로 설정하고 합계1억6,300만3,716엔의 지불을 구하는 한도에서 피상고인의 청구를 인용하였다. (1) 본건 양도계약에 기초한 특허를 받을 권리의 양도대가에 관한 문제에 관해서는 그 대상이 되는 권리가 아국 및 외국의 특허를 받을 권리인 점에서 섭외적 요소를 포함하기 때문에 그 준거법을 결정할 필요가 있으므로 본건 양도계약은 일본 법인인 상고인과 아국에 재주(在住)하고 상고인의 종업원으로서 근무하고 있던 일본인인 피상고인간에 피상고인이 한 직무발명에 관하여 아국에서 체결한 것이고, 상고인과 피상고인과의 사이에는 본건 양도계약의 성립 및 효력의 준거법을 아국의 법률로 한다는 요지의 묵시적 합의가 존재하는 것으로 인정되기 때문에, 법례 제7조1항의 규정에 따라 그 준거법은 외국의 특허를 받을 권리의 양도대가에 관한 문제를 포함하여 아국의 법률이다. (2) 특허법 제35조3항에서 말하는 「특허를 받을 권리」에는 아국의 특허를 받을 권리뿐만 아니라 외국의 특허를 받을 권리가 포함되기 때문에 피상고인은 상고인에 대하여 외국의 특허를 받을 권리의 양도에 관해서도 동 조 제3항에 기초하는 동 조 제4항 소정의 기준에 따라 정해지는 상당한 대가의 지불을 청구할 수 있다. 제2. 상고 대리인 末吉瓦 외의 상고 수리신청이유 제3에 관하여 1. 외국의 특허를 받을 권리의 양도에 수반하여 양도인이 양수인에게 대하여 그 대가를 청구할 수 있는지의 여부, 그 대가액은 얼마정도인지 등의 특허를 받을 권리의 양도대가에 관한 문제는 양도 당사자가 어떠한 채권채무를 가지는가라고 하는 바로 그 문제이며, 양도 당사자간에 있어서의 양도의 원인관계인 계약, 기타 채권적 법률행위의 효력문제라고 해석되기 때문에 그 준거법은 법례 제7조1항의 규정에 의하여 제1차적으로는 당사자의 의사에 따라 정해진다고 해석함이 상당하다. 또한, 양도의 대상이 되는 특허를 받을 권리가 여러 외국에서 어떻게 취급되고 어떠한 효력을 갖는가 라고 하는 문제에 관해서는 양도 당사자간에 있어서 양도원인관계의 문제와 구별하여 생각해야 하며, 그 준거법은 특허권에 관한 속지주의의 원칙에 비추어 당해 특허를 받을 권리에 기초하여 특허권이 등록되는 국가의 법률이라고 해석함이 상당하다. 2. 본건에 있어서, 상고인과 피상고인 간에는 본건 양도계약의 성립 및 효력에 관하여 그 준거법을 아국의 법률이라고 하는 요지의 묵시적 합의가 존재한다고 하는 것이기 때문에, 피상고인이 상고인에 대하여 외국의 특허를 받을 권리를 포함하여 그 양도대가를 청구할 수 있는지 여부 등 본건 양도계약에 기초하는 특허를 받을 권리의 양도대가에 관한 문제에 관해서는 아국의 법률이 준거법이 된다고 해야 할 것이다. 제3. 상고 대리인 末吉瓦 외의 상고 수리신청이유 제4에 관하여 1. 아국의 특허법이 외국의 특허권 또는 특허를 받을 권리에 관하여 직접 규율하는 것이 아님은 명백하며(1900년12년14일 브랏셀에서, 1911년6월2일 워싱턴에서, 1925년11월6일 헤이그에서, 1934년6월2일 런던에서, 1958년10월31일 리스본에서 그리고 1967년7월14일 스톡홀름에서 개정된 공업소유권의 보호에 관한 1883년3월20일의 파리조약4조의2 참조), 특허법 제35조1항 및 2항에서 말하는 「특허를키는 것으로 해석할 수밖에 없는 것 등에 비추어보면, 동 조 제3항에서 말하는 「특허를 받을 권리」에 관한 한 외국의 특허를 받을 권리가 포함된다고 해석하는 것은 문헌상 곤란하며, 외국의 특허를 받을 권리의 양도에 수반하는 대가의 청구에 관하여 동 항 및 동 조 제4항의 규정을 직접 적용할 수 없다고 하지 않을 수 없다. 그러면서도 동 조 제3항 및 4항의 규정은 직무발명의 독점적인 실시에 관계되는 권리가 처분되는 경우에 직무발명이 고용관계나 사용관계에 기초하여 이루어진 것이기 때문에 당해 발명을 한 종업원 등과 사용자 등과가 대등한 입장에서 거래하는 것이 곤란한 점을 감안하여 그 처분시에 있어서 당해 권리를 취득한 사용자 등이 당해 발명의 실시를 독점함으로써 얻어진다고 객관적으로 예견되는 이익 중, 동 조 제4항 소정의 기준에 따라 정해지는 일정범위의 금액에 관하여 이를 당해발명을 한 종업원 등이 확보할 수 있도록 하여, 당해 발명을 한 종업원 등을 보호하고 발명을 장려하며 산업발전에 기여한다고 하는 특허법의 목적을 실현함을 취지로 하는 것이라고 해석함이 상당하다. 당해 발명을 한 종업원 등으로부터 사용자 등으로의 특허를 받을 권리의 승계에 관하여 양 당사자가 대등한 입장에서 거래하는 것이 곤란하다고 하는 점은 그 대상이 아국의 특허를 받을 권리인 경우와 외국의 특허를 받을 권리인 경우에서 어떠한 차이는 없다. 그리고 특허를 받을 권리는 각 국마다 별개의 권리로서 관념(觀念)할 수 있는 것이지만, 그 기초가 되는 발명은 공통하는 하나의 기술적 창작활동의 성과이며, 나아가 직무발명으로 되는 발명에 관해서는 그 기초가 되는 고용관계 등도 동일하여 이에 관계되는 각 국의 특허를 받을 권리는 사회적 사실로서는 실질적으로 1개로 평가되는 동일 발명에서 생기는 것이라고 할 수 있다. 또한, 당해 발명을 한 종업원 등으로부터 사용자 등으로의 특허를 받을 권리의 승계에 관해서는 실제로 그 승계시점에 있어서 어느 나라에 특허출원을 하는가, 혹은 원래부터 특허출원을 하지 않고 소위 노하우로서 비밀로 유지하는가, 특허출원을 한 경우에 특허가 부여될지 여부 등의 관점이 지금까지 확정되어 있지 않은 것이 많으며, 아국의 특허를 받을 권리와 함께 외국의 특허를 받을 권리가 포괄적으로 승계된다고 하는 것도 적지않다. 여기서 말하는 외국의 특허를 받을 권리에는 아국의 특허를 받을 권리와 반드시 동일 개념이라고는 할 수 없는 것도 있을 수 있지만, 이러한 것도 포함하여 당해 발명에 관해서는 사용자 등에게 그 권리가 있음을 인정함으로써 당해 발명을 한 종업원 등과 사용자 등간의 당해 발명에 관한 법률관계를 일원적으로 처리할려고 하지만, 당사자의 통상의 의사라고 해석된다. 그렇다면 동 조 제3항 및 4항의 규정에 관해서는 그 취지를 외국의 특허를 받을 권리에도 미쳐야 할 상황이 존재한다고 해야 할 것이다. 따라서, 종업원 등이 특허법 제35조1항 소정의 직무발명에 관계되는 외국의 특허를 받을 권리를 사용자 등에게 양도한 경우, 당해 외국의 특허를 받을 권리의 양도에 수반하는 대가청구에 관해서는 동 조 제3항 및 4항의 규정이 유추적용된다고 해석함이 상당하다. 2. 본건에 있어서 피상고인은 상고인과의 사이에서, 고용관계에 기초한 특허법 제35조1항 소정의 직무발명에 해당하는 본건 각 발명을 하고 그에 의해 생긴 미국, 영국, 프랑스, 네덜란드 등의 외국의 특허를 받을 권리를 아국의 특허를 받을 권리와 함께 상고인에게 양도하였다고 하는 것이 된다. 따라서 상기 외국의 특허를 받을 권리의 양도에 수반하는 대가청구에 관해서는 동 조 제3항 및 4항의 규정이 유추적용되고 피상고인은 상고인에 대해 상기 외국의 특허를 받을 권리의 양도에 관해서도 동 조 제3항 및 4항 소정의 기준에 따라 정해지는 상당한 대가의 지불을 청구할 수 있다고 해야 할 것이다. 소론의 점에 관한 원심의 판단은 결론에 있어서 정당하며 논지는 채용할 수 없다. 따라서 재판관 전원의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.