직무발명연구회

직무발명 관련 일본판례 (56) (2007.03.12) 【사건명】 특허권확인 청구사건 【사건번호】 평성 13년 4월 26일(2001.04.26.), 동경지재 평11(와)10306 【결과】 청구기각 【원고】 フドウ建硏 【피고】 リタ総合企画 【권리】 ①특개평 11-36314, 블록용접수 및 이를 이용한 블록구조체 ②특개평 11-105024, 콘크리틀 블록체 ③특개평 11-107354, 저수조 구조물 【직무발명규정】 대표회 결의 【개요】 원고회사, 피고회사, 소외회사는 3사가 공동개발하고 공동특허출원을 하여 공동출원의 각서에서 제3자로의 실시허락에 관한 상호이익을 배려하고, 개량에 대해서 출원할 때에는 사전에 통지하여 협력한다는 취지를 정했다. 소외회사는 지분을 방기(放棄)하고, 2사로 지분을 승계했다. 그 후, 피고회사가 새로운 3건의 발명에 관해 단독으로 특허를 출원하고, 이것들을 포함11건의 발명을 제3자에 실시허락을 했다. ①의 출원서의 발명자란에는 원고회사의 종업원의 이름도 기재되어 있으며, 이 출원은 원고회사에도 통지되었다. 원고회사가 공동발명으로서 특허를 받을 권리의 지분의 확인과 실시료수입의 1/2을 청구하여 제소했으나, 청구기각되었다. 그 후 ①②에 관해서는 특허권의 설정등록이 되었기 때문에 특허권의 공유지분의 이전등록절차청구로 변경해서 원고가 공소했다. 【원고 주장】 최초에 공동출원된 발명은 어디까지나 일례에 지나지 않으며, 원고와 피고는 이것을 기본특허로서 파생할 가능성이 있는 발명을 할 수 있는 한 권리화 하는 것이 바람직하다고 생각한 것이고, 본건 발명은 원고회사, 피고회사의 공동발명이다. 특히 ①②발명의 발명자는 원고회사의 종업원이며, ①에는 피고회사의 종업원외에 원고회사의 종업원도 발명자로서 기재되고 있다. ③발명은 최초의 공동발명시에 발안되었다. 원고회사에는, 종업원이 동의한 경우, 직무발명에 관한 특허를 받을 권리를 원고회사에 양도하고, 원고회사는 장려금을 지급한다는 취지의 대표회 결의가 있으며, 운용상은 동의를 필요로 하지 않는다. 본건 각 발명은 원고회사의 업무범위에 속하고, 원고회사의 발명자의 직무에 속하는 것이며, 원고회사에 양도되고, 원고회사는 1/2의 권리를 갖는다. 【피고 주장】 본건 각 발명은, 최초의 공동발명과는 별개의 독립이며 무관계로, 피고회사가 독자적으로 개발한 것이며, 피고회사의 종업원이 발명한 것이며, 원고회사의 종업원은 관여하지 않았다. ①특허에 원고의 종업원이 발명자로서 기재되어 있는 것은 최초의 공동발명의 아이디어 제공에 대한 배려이다. 원고회사는 본건 각 발명의 존재를 알면서 어떠한 권리를 주장하지 않았으며, ①발명에 대해서 원고회사의 종업원은 피고회사에 권리를 양도하고 있으며, 원고회사는 그것을 용인한 것이기 때문에 권리를 방기한 것이다. 【판단】 최초의 공동출원은 제3자가 실시하지 않았다. 본건 각 발명에 관해서 원고회사의 종업원이 어떠한 관여가 있다는 것은 인정되지만, 구체적인 관여의 형태는 명확하지 않아, 공동발명이라고 까지는 인정되지 않는다. 각서는 상대방에게의 통지와 특허권 등의 취급의 협력에 응하는 의무를 정하는 것에 지나지 않으며, 특허를 받을 권리의 1/2을 이전하도록 요구하여 얻는 것은 아니다. 【게재】 -