직무발명연구회

직무발명 관련 일본판례 (26) (2006.05.08) 【사건명】 실용신안등록 출원인 확인 청구사건 【사건번호】 동경지재 소54(와)13115 【결과】 인용 【원고】 青木金属工業 【피고】 金明玉, 토-포 【권리】 실용신안 【직무발명규정】 없음 【개요】 피고 김은 원고를 위해서 여러 가지 제품의 연구개발에 종사하여 그 기간에 피고 김은 주로 자석을 이용한 고안을 하고 원고는 등록을 받을 권리를 양수하여 등록출원해서 제품화했다. 피고는 원고에 대하여 지급액의 증액을 요구하였으나, 받아들여지지 않았으며 원고는 본건 실용신안에 대하여 등록을 받을 권리의 일부를 피고 김에 양도하여 피고와 김의 공동출원으로 했다. 원고는 피고로부터 양수한 다른 실용신안출원 3건에 대해서 제품화를 단념하고 피고에 양도증을 건넸을 때, 피고 김은 다른 2건과 함께 본건 실용신안의 출원인명의변경을 해서 피고 단독명의로 했다. 그런 것이 원고에 알려지게 되고 피고는 재차 원고에 그 일부를 양도하였으나, 그 직전에 피고의 지분을 형이 대표로 하는 피고회사 토-포에 양도했기 때문에 피고의 명의변경서는 공동출원자의 동의서가 없으므로 불수리처리를 받아 그 후 피고 명의로 등록되었기 때문에 원고는 주도적(主位的)으로 권리의 확인, 피고 김에 대하여 실용신안권의 지분권의 이전등록신청절차 및 피고 토-포에 대하여 등록명의인 말소등록신청절차를 구하고 예비적으로 원고가 통상실시권을 가지는 것의 확인을 구하여 제소했다. 【원고 주장】 주도적(主位的) 청구: 사실에서 보면, 피고 김은 원고에 대해 본건 실용신안건의 지분권 이전등록 신청절차를 할 의무가 있다. 피고 토-포는 그 지분권 말소등록 신청절차를 할 의무가 있다. 예비적(予備的) 청구: 피고 김은 원고의 종업원으로서 상품의 기획, 연구개발에 있어 특히 피고가 자랑하는 영구자석을 이용한 제품화가 중심이며, 원고의 회사와 피고의 자택을 연구장소로 했다. 피고가 필요로 한 연구개발을 위해 재료비, 그 외의 필요경비는 원고에 대한 급여와는 별개로 지급하고 있기 때문에 피고가 한 본건 고안은 원고의 업무범위에 속하며, 피고의 직무에 속하는 것이기 때문에 원고는 본건 실용신안에 대하여 직무고안에 의한 통상실시권을 가진다. 【피고 주장】 없음 【판단】 주도적(主位的) 청구: 원고로부터 피고에 대하여 출원인명의의 일부변경의 등록절차가 원고의 의사에 입각한 것인가 아닌가는 접어두고 피고 김과 원고와의 사이에 대하여 본건 실용신안등록을 받을 권리의 일부를 반환하는 취지의 합의가 되었다는 것은 명백하며, 실용신안권의 설정등록이 먼저 이루어졌을 경우에는 실용신안권의 이전을 약속한 취지로 해석하는 것이 상당하며, 원고는 피고 김에 대하여 실용신안권의 지분권 이전등록 신청절차를 요구할 수 있다. 피고 토-포에 대해서 등록명의인 말소등록 신청절차를 요구할 수 있다. 【게재】 판시1240호 130쪽, 특허관리38권7호 939쪽