직무발명연구회

직무발명 관련 일본판례 19-1 【종류】 특허를 받을 권리의 확인 등 청구 사건 【사건번호】 요코하마 지방법원 소55(와)2439, 소56(와)2049 【결과】 일부 인용 【원고】 일본 하돈 공업 【피고】 코쿠다 하쿠(穀田 博) 【권리】 ①특허원48-9681①특허1256208, ②특허원49-15961②특허1264719, ③특허원49-25386③특허1189741, ④특허원48-24658④특허 1206557 【개요】 피고는 자기의 특허권을 실시한 제품의 제조 판매를 목적으로 원고 회사를 설립해 대표이사로 취임했지만, 그 후, 소외 A와 공유의 특허권 등을 이용할 목적으로 새로운 회사를 설립했다. 피고는 새로운 회사와의 사이에서 새로운 회사 설립 6개월 이후의 피고의 발명은 새로운 회사에 귀속, 피고 발명에 대한 사내 보상규정에 근거하는 보상, 계약해제한 경우의 피고 발명의 피고로의 무상 양도, 새로운 회사로의 통상 실시권 허락 등의 계약을 체결했다. 그 후, 새로운 회사와 원고 회사의 사이에서 원고 회사에 새로운 회사의 지위를 이전할 계약을 했다. 그 후, 원고 회사는 소외 B사와 공동 연구 개발 계약을 체결했지만, 피고는 공동 연구의 성과는 원고 회사와 소외 B사의 공유로 하고 본건 권리도 공유로 할 것을 약속하고 있었다. 그 공동 연구의 성과인 ①②③④의 발명을 피고 외 2 내지 3명을 발명자로 해, 원고 회사명의로 출원했다 (이 건에 관해 소외 B사와 원고 회사와의 별소 있음). 그 후, 소외 C사가 원고 회사에 경영참가 하고, 소외 D가 대표이사로 취임하여, 소외 B사와의 소송도 화해했다. 그 후, 원고 회사는 소외 E사와 ③④의 실시 계약을 체결했으나, 피고에게 실시료는 지불하지 않았다. 피고는 대표이사의 사임이 요구되어 원고 대표자로서 원고 회사의 본건 권리를 피고에게 양도하는 양도 증서를 작성해, 출원인 명의 변경의 신고를 했기 때문에, 원고는 ①②③④에 대해 특허를 받을 권리의 확인, ④의 권리에 대해 피고가 업으로서 실시할 권리를 전유하지 않는 것의 확인, ①②③의 출원인을 피고 명의로 하는 명의 변경의 말소 수속, ①②③④가 특허 등록되었을 때는 직무발명에 의한 통상 실시권을 가지는 것의 확인을 요구해 제소했다. 원고의 청구가 일부 용인되었기 때문에, 피고가 항소했는 바, 통상 실시권에 대해서는 원고의 주장이 인정되었으나, 권리의 귀속에 대해서는 피고의 주장이 인정되었기 때문에 원고가 상고했다. 【당사자 주장】 ① 원고 주장 원고 회사로부터 피고로의 본건 권리의 양도는 원고 회사의 이사회의 승인을 거치지 않고 이루어진 것이어서 무효이다. 원고 회사와 피고와의 사이에는 본건 발명에 관한 계약은 존재하지 않는다. 계약이 존재하지 않기 때문에, 피고의 실시 계약의 해제의 주장은 전제가 부족하다. 본건 발명은 공동 연구의 연구원에 의하는 것이고, 피고는 출원 당시 대표이사였기 때문에 발명자로서 이름을 추가한 것에 지나지 않는다. 원고 회사는 시멘트 및 건설 자재의 제조 판매를 목적으로 하는 회사에서, 피고는 그 대표이사로서 회사를 총괄함과 동시에, 그 직무로서 제품의 개발, 개량에 종사해, 그 사이에 본건 발명을 했던 것이기 때문에, 이것들은 직무발명이며, 원고는 통상 실시권을 가진다. 소외 C사의 원고 회사로의 경영참가는 본건 권리가 원고 회사에 귀속하는 것을 고려한 것이고, 실시 계약을 알고 있었다면 참가하지 않았을 것이기 때문에, 이제 와서 계약의 존재를 주장해, 권리의 귀속을 주장하는 것은 신의측상 허용되지 않는다. ② 피고 주장 피고는 소외 D에 대해 실시 계약에 근거하는 계약의 해제의 의사 표시를 하고, 본건 권리의 양도를 위해서 명의 변경 수속을 했으므로, 이사회의 승인을 필요로 하지 않는다. 계약의 존재는 공지되어 있다. 【판단】 피고가 소외 D에 대해 계약해제의 의사 표시를 한 사실을 인정하기에 충분한 증거는 없다. 피고가 계약에 대해 해제권을 행사해, 본건 권리의 권리 주장을 하는 것은 원고의 신뢰를 배반하는 것으로, 신의측상 허용되지 않는 행위이다. 따라서, 출원인 명의의 변경 수속은 실체 관계를 수반하지 않는 무효의 행위이며, 권리는 여전히 원고에게 귀속하고 있는 것이라고 해야 하는 것이다. 명의 변경의 말소 수속은 새로운 명의인이 신고하면 충분하고, 이전 명의인의 협력을 필요로 하지 않기 때문에, 말소 수속을 요구하는 소는 이익이 없다. ①②③④에 대해 특허를 받을 권리는 원고가 가지는 것을 확인한다. ④의 권리에 대해 피고가 업으로서 실시할 권리를 전유하지 않는 것을 확인한다. ①②③의 출원인을 피고 명의로 하는 명의 변경의 말소 수속을 요구하는 소는 각하한다.