직무발명연구회

직무발명 관련 일본판례 19-2 【종류】 특허를 받을 권리의 확인 등 청구 사건 【사건번호】 동경 고등법원 소60(네)1037 【결과】 원판결 취소 【원고】 일본 하돈 공업 【피고】 코쿠다 하쿠(穀田 博) 【권리】 ①특허원48-9681①특허1256208, ②특허원49-15961②특허1264719, ③특허원49-25386③특허1189741, ④특허원48-24658④특허 1206557 【개요】 피고는 자기의 특허권을 실시한 제품의 제조 판매를 목적으로 원고 회사를 설립해 대표이사로 취임했지만, 그 후, 소외 A와 공유의 특허권 등을 이용할 목적으로 새로운 회사를 설립했다. 피고는 새로운 회사와의 사이에서 새로운 회사 설립 6개월 이후의 피고의 발명은 새로운 회사에 귀속, 피고 발명에 대한 사내 보상규정에 근거하는 보상, 계약해제한 경우의 피고 발명의 피고로의 무상 양도, 새로운 회사로의 통상 실시권 허락 등의 계약을 체결했다. 그 후, 새로운 회사와 원고 회사의 사이에서 원고 회사에 새로운 회사의 지위를 이전할 계약을 했다. 그 후, 원고 회사는 소외 B사와 공동 연구 개발 계약을 체결했지만, 피고는 공동 연구의 성과는 원고 회사와 소외 B사의 공유로 하고 본건 권리도 공유로 할 것을 약속하고 있었다. 그 공동 연구의 성과인 ①②③④의 발명을 피고 외 2 내지 3명을 발명자로 해, 원고 회사명의로 출원했다 (이 건에 관해 소외 B사와 원고 회사와의 별소 있음). 그 후, 소외 C사가 원고 회사에 경영참가 하고, 소외 D가 대표이사로 취임하여, 소외 B사와의 소송도 화해했다. 그 후, 원고 회사는 소외 E사와 ③④의 실시 계약을 체결했으나, 피고에게 실시료는 지불하지 않았다. 피고는 대표이사의 사임이 요구되어 원고 대표자로서 원고 회사의 본건 권리를 피고에게 양도하는 양도 증서를 작성해, 출원인 명의 변경의 신고를 했기 때문에, 원고는 ①②③④에 대해 특허를 받을 권리의 확인, ④의 권리에 대해 피고가 업으로서 실시할 권리를 전유하지 않는 것의 확인, ①②③의 출원인을 피고 명의로 하는 명의 변경의 말소 수속, ①②③④가 특허 등록되었을 때는 직무발명에 의한 통상 실시권을 가지는 것의 확인을 요구해 제소했다. 원고의 청구가 일부 용인되었기 때문에, 피고가 항소했는 바, 통상 실시권에 대해서는 원고의 주장이 인정되었으나, 권리의 귀속에 대해서는 피고의 주장이 인정되었기 때문에 원고가 상고했다. 【피고 주장】 원고는 피고를 채무자로서 특허 출원인 명의 변경 금지 가처분을 신청해(요코하마 지방 법원 소55(요)713및 1050), 금지의 가결정을 얻었다. 당시 출원 ①③에 대해서 거절이유통지를 받고 있고 대처해야만 할 상태에 있었기 때문에, 피고는 명의 변경 수속을 해, 권리화한 것이고, 원고에게 귀속하고 있는 취지의 주장을 하는 것은 신의칙 위반, 권리 남용 내지는 금반언으로서 허용되지 않는다. 만일 직무발명에 해당한다고 해도, 피고는 원고와의 사이의 특허에 관한 모든 관계를 해제해, 서로 확인하고 있어 해소된 관계에는 통용 실시권도 포함된다. 【판단】 사실 인정에 의하면, 피고가 원고에 대해 약정 해제권에 근거하는 해제의 의사 표시를 했다고 인정하는 것이 상당하다. 원고가 시멘트 및 건설 자재의 제조 판매를 목적으로 하는 회사이고, 피고가 원고의 대표이사로서 원고의 의무 범위에 속하는 열 경화 시멘트 등에 관한 제조 기술의 개발에 종사해, 이 제조 기술개발의 일환으로서 본건 특허권과 관련되는 발명을 했던 것이기 때문에, 원고는 본건 특허권에 대해서, 직무발명에 의한 통상 실시권을 취득한 것이 분명하다. 원고가 통상 실시권을 포기한 것은 인정되지 않는다. 원고의 주위적 청구 기각. 원고는 통상 실시권을 가지는 것을 확인한다. (원고 예비적 청구)