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상표권 침해 경고장을 받은 경우 대응방법
경고장 대응 시 사전 검토 사항
| 항목 | 확인사항 | 비 고 |
|---|---|---|
| 상표권 유효성 검토 |
침해 주장의 대상이 되는 상표권의 상표등록원부 확인 - 상표권의 존속기간이 만료되어 상표권이 소멸되었는지 여부, 상표권이 포기된 것인지 여부 등을 확인하여 상표권이 유효한지를 검토 |
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| 권리자 검토 | 경고장의 발신자가 상표권의 침해 주장을 할 수 있는 권리자인지 검토 - 경고장을 발송하여 상표의 사용을 금지시킬 수 있는 자는 상표권자 또는 전용사용권자 임 * 전용사용권자는 상표등록원부에 표기되지 않는 경우도 있으므로 개별적 확인 필요 |
|
| 상표 유사판단 | 지정상품과의 동일·유사여부 판단 - 등록상표와 침해 주장을 받은 자가 사용하는 상표가 동일·유사한지 여부 및 등록상표와 해당 사용 상표의 상품이 동일·유사한지를 검토하여 양 상표가 동일·유사하지 않거나 또는 양 상표의 관련 상품이 동일·유사하지 않다면 침해가 성립되지 않음 |
|
| 상표권 효력제한 사유 검토 |
상표법 90조의 효력제한 사유에 해당되는 지 확인 1. 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표 - 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니함 2. 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표 3. 입체적 형상으로 된 등록상표의 경우에는 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일·유사한 형상으로 된 상표 4. 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표 5. 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표 |
- 답변서(내용증명) 송부 - 권리범위 확인심판 청구 |
| 선사용권자의 지위 검토 |
상표법 제99조의 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리 - 본인이 사용하고 있는 상표가 경고장의 권리 출원일 보다 먼저사용하고 있다면, 선사용권자로서 상호 등을 계속하여 사용할 수 있음, 단, 부정사용의 목적이 없어야 함 |
- 답변서(내용증명) 송부 |
| 상표 무효 여부 | 상표등록을 받을 수 없는 상표가 심사관의 판단상의 착오로 등록되어 상표등록에 관한 무효사유를 안고 있는지를 검토 - 이는 상표등록이 무효심판청구에 의해서 무효가 되면 상표권이 처음부터 없었던 것으로 되기 때문에 상표권의 침해에서 벗어날 수 있고, 무효심판청구가 아니더라도 해당 상표의 등록이 무효로 되어야 함이 명백한 경우에는 상표권 침해소송에서 상표권자의 권리 행사에 대하여 권리남용을 주장 |
- 답변서(내용증명) 송부 - 상표무효소송 청구 |
| 정당하게 상표권을 획득하지 않은 자가 상표권 침해를 주장할 때에는 이러한 권리행사가 민법상의 권리남용에 해당하는지 여부 검토 - 정당한 권한이 없는 자가 타인의 미등록 유명상표의 신용에 편승하고자 해당 유명상표에 대한 상표권을 형식상 취득한 후, 오로지 정당한 사용자의 영업을 방해할 목적으로 정당한 사용자에게 권리행사를 하는 경우에는 상표권의 권리남용에 해당되어 침해가 아닌 것으로 취급 |
경고장 대응 방안
1) 상표권자의 침해 주장이 기재된 경고장 등을 검토한 결과 실제적으로 상표권 침해가 성립되지 않는다고 판단된다면, 상표권자에게 답변서 등을 보내 상표권 침해가 아님을 이유를 들어 밝히고, 무의미한 침해경고 행위를 추가적으로 하지 않을 것을 내용 증명 등으로 요청
2) 상표출원 또는 등록상표에 대한 대응
- 정보제공(상표법 제49조) : 상표가 등록될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 제출
해당 상표가 등록결정이 되기 전 심사단계 또는 심판단계에서 누구나 제출 가능 - 이의신청(상표법 제60조) : 출원공고일로부터 2개월이내에 상표등록거절 이유가 있을 경우 누구든지 신청가능
- 무효심판(상표법 제117조) : 이해관계인 신청가능
- 권리범위 확인 심판(상표법 제121조) : 등록상표의 권리범위에 본인의 상호 사용등이 속하지 않음을 확인
침해 해당 시 대응
상표권자의 침해 주장이 기재된 경고장 등을 검토한 결과 법리적으로 상표권 침해가 해당됨이 명백하다면, 침해 주장을 받은 자는 민사상 및 형사상의 제재를 받을 수 있기 때문에 해당 상표의 사용을 중단하고 서면으로 기존에 사용하였던 상표를 향후 사용하지 않겠다는 내용의 답변서를 보냄으로써 화해의 신청을 하거나, 사용권 설정의 계약 또는 상표권의 양수 등의 조치들을 취함으로써, 상표권 침해에 관한 분쟁 해결