강제실시제도의 의의

강제실시권이란

정치적 또는 사회적 목적을 위하여 정부기관 또는 제3자에 의한 지식재산권의 사용을 허가하기 위하여 정부에 의하여 특허권자에게 부과되는 비자발적인 실시권 설정 계약을 말함.
※ 강제실시권의 실현 형태

특허등에 의해 인정되는 배타적 독점권에 내재된 위험에 대한 안정장치의 일종 으로서 공익적 목적을 위하여 많은 국가에서 권리자의 권리를 유보하는 형태를 취하 고 있음

국가비상시 국방 및 공익상 필요에 의한 통상실시권

심판에 의한 통상실시권

재정에 의한 통상실시권

강제실시권의 설정

당사자간의 협의에 의한 실시권 허여가 불가능하고 법정 요건을 만족시키는 경우에 특허권자의 의사에 갈음하여 국가기관인 행정청의 처 분에 의해 신청인이 특허발명을 사용할 수 있도록 강제적으로 통상실시권을 허여 하는 행정처분에 의함

일반적으로 특허권등이 부당하게 사용되는 경우 또는 특허발명이 공공의 이익을 위하여 필요한 경우 특허발명이 강제실시권 이외의 방법을 통해서는 이용할 수 있는 합리적 대체 수단이 없는 경우에만 제한적으로 인정되어야 함

※ 강제실시권의 기원

15세기 베니스의 특허법 - 베니스 정부는 그 자신의 목적을 위해서 특허된 발명을 사용할 권리를 보유하고 있었으며, 제3자의 신청에 의해서 사용되지 않는 특허를 무효화 함

국가비상시의 통상실시권

실시 요건

특허발명이 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상시에

국방상 필요한 때(수용 가능)

공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있을 때
* 특허권자등과의 사전협의 의무가 면제되며 평시에는 신청 불가

처분 절차 : 주무부 장관의 신청 ---> 특허청장이 결정

주무부 장관의 신청
* 신청서 기재 사항 : 특허권의 수용.실시 등에 관한 규정 (제3조제1항)

출원번호 또는 특허번호

발명의 명칭

신청인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭, 영업소 및 대표자의 성명)

특허출원인 또는 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자의 성명 및 주소나 영업소

신청 내용의 표시

신청의 취지 및 이유

보상금 또는 대가의 액과 그 지급방법 및 시기

통상실시권의 범위
* 신청서 첨부서류 : 보상금 또는 대가의 산출근거를 기재한 서류, 신청이유를 입증하는 서류.

부본송달 및 신청내용 공고
특허청장은 신청서를 접수한 때에는특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자 (이하 "특허권자 등"이라 한다)에게 각각 그 신청서의 부본을 송달하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 하며 그 신청내용은 특허공보에 공고.

특허청장의 처분 :
특허청장은 의견서 제출기간이 경과한 후에 처분을 하여야 하며, 그 처분에 대한 보상금 및 대가의 액도 함께 결정
* 보상금 및 대가의 액 결정은 특허권자등의 의견 및「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제12조」에 의한 국유특허권 처분 예정가격 의 산정방법을 참작하여 결정

결정서 등본 송달 및 공고
처분의 결정은 문서로 하여야 하며 결정서 등본을 신청인, 특허출원인 또는 특허권자, 전용실시권자, 질권자에게 각각 송달하고 그 결정의 요지를 특허공보에 공고

심판에 의한 통상실시권

개념

특허발명이 선출원된 타인의 특허발명, 등록실용신안, 등록디자인과 이용관계에 있거나 타인의 선등록된 디자인권 또는 상표권과 저촉관계에 있을 경우, 후출원자가 선권리에 대하여 통상실시권의 허여심판을 청구하여 그 특허발명의 실시 조정을 위한 심결을 통하여 부여되는 통상실시권

심판 청구 요건

이용, 저촉관계가 있을 것
* 이용 : 후원발명을 실시할 경우 선원발명 등의 전부를 실시하게 되나 선원발명 등을 실시하더라도 후원발명의 전부의 실시가 되지 아니 하는 기술적 관계
* 저촉 : 어느 한쪽의 권리를 실시할 경우 타방권리를 그대로 실시하는 것과 같게 되는 소위 권리간의 충돌관계

상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보가 있을 것

당사자간 협의가 성립되지 않거나 협의를 할 수 없을 것

선원발명과 이용발명이 권리존속 중에 있을 것

자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위 내에서 청구 할 것
* 심판에 의하여 선출원 발명에 대한 통상실시권이 허여된 경우, 출원자가 후 출원 이용발명을 실시하고자 할 때, 통상실시권 허여심판 청구가능(Cross-licence)

심결 절차

통상실시권 허여심판 청구
* 심판청구서 작성 : 특허법 제140조 제1항 및 제4항 각호의 사항을 기재(별지 제35호 서식)

당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)

심판사건의 표시

청구의 취지 및 그 이유

실시를 요하는 청구인의 특허의 번호 및 명칭

실시되어야 할 피청구인의 특허발명·등록실용신안이나 등록디자인의 번호·명칭 및 특허나 등록의 연월일

특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 통상실시권의 범위,기간 및 대가

심결
* 통상실시권 허여심판의 심결문은 주문란에 통상실시권의 범위, 기간 및 대가를 구체적으로 명시하여야 하며 다른사항은 특허법제162조(심결)의 규정에 따름.

효력 발생

통상실시권을 허여받은 자가 심결의 주문에서 정하고 있는 대가를 정해진 기간 내에 지급하면 통상실시권 발생. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 공탁하여야 함

재정에 의한 통상실시권

개념

특허발명의 실시가 부적절하거나 공공의 이익을 위하여 필요한 경우, 또는 불공정 거래행위의 시정을 위한 경우 등 법정요건에 해당될 경우에 그 특허발명을 실시하고자 하는 자의 재정청구에 의하여 특허청장이 통상실시권을 허여하는 것

재정청구 요건

특허발명이 천재·지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상, 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우

특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내 수요를 충족시키지 못한 경우
* 특허권의 수용, 실시 등에 관한 규정(대통령령) 제6조제1항에서 규정한 다음의 경우를 정당한 이유로 인정

특허권자가 심신장애로 인한 활동불능으로 그 특허발명을 실시하지 못한 경우
(단, 의료기관의 장이 증명한 경우에 한한다)

특허발명의 실시에 있어서 정부기관이나 타인의 허가, 인가 동의 또는 승낙을 받지 못함으로 인하여 그 특허발명을 실시하지 못한 경우

특허발명의 실시가 법령에 의하여 금지 또는 제한되어 그 특허발명을 실시하지 못한 경우

특허발명의 실시에 필요한 원료 또는 시설이 국내에 없거나 수입이 금지되어 그 특허발명을 실시하지 못한 경우

특허발명의 실시에 따른 물건의 수요가 없거나 그 수요가 적어 이를 영업적 규모를 실시할 수 없어 그 특허발명을 실시하지 못한 경우

특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우
* 공공의 이익이란 국민보건, 공공시설, 환경보호 등과 같이 국민생활과 밀접하게 관련되어 있는 경우의 이익을 말함

사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정 거래행위로 판정된 사항을 시정 하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품 (의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트 포함)을 수입 하고자 하는 국가(수입국)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

공공의 이익을 위한 비상업적 실시 또는 불공정 거래행위를 시정하기 위하여 반 도체 기술을 실시하고자 하는 경우
특허발명의 재정 청구를 위해서는 당해 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건하에서 통상실시권의 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에 한하여 보충적으로 청구 하여 야함. 다만, 공공의 이익을 위해 특히 필요하여 비상업적으로 실시하고자 하는경우, 불공정 거래행위의 시정을 위한 경우 및 반도체 기술을 실시하고자 하는 경우에는 협의를 요하지 아니함

재정 처분의 절차

재정청구의 처리절차 흐름도

재정청구의 처리절차 상세설명

재정청구서 제출 : 붙임 양식 참조
- 재정청구서의 공통 첨부서류

보상금 또는 대가의 산출근거를 기재한 서류

청구이유를 입증하는 서류

특허권자등과의 합의 불성립 또는 협의 불가 사유 입증서류 (단, 협의를 요하지 아니하는 요건에 해당하는 경우는 예외)
- 의약품 수입을 위한 재정 청구시의 추가 첨부서류

국내에 그 의약품 생산시설이 없거나 부족함을 입증하는 서류

국가 위급상황(비상,재난사태 선포등)을 입증하는 서류
- 의약품 수출을 위한 재정청구시의 추가 첨부서류

수입국의 국민다수의 보건을 위협하는 질병치료 목적임을 입증하는 서류

수입국이 재정청구자로부터 의약품을 수입하겠다는 의사를 확인하는 서류

의약품이 수입국에서 갖는 경제적 가치에 관한 평가서

수입국이 WTO회원국으로서 수입의약품의 명칭,수량,제조시설 부족등에 관하여 WTO에 통지한 사실을 입증하는 서류

수입국이 WTO의 비회원국 중 최빈개발도상국으로서 수입의약품의 명칭 수량, 제조시설 부족등에 관하여 대한민국 정부에 통지한 사실을 입증하는 서류

특허권자등의 기존 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장· 표시 및 특징을 명시한 서류, 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소. 다만, 포장·표시가 불가능 한 경우에는 이를 입증하는 서류

부본송달 및 의견서 제출
특허청장은 특허출원인 또는 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자에게 각각 청구서의 부본을 송달하고 기간을 정하여 의견서제출의 기회를 주어야 하며

또한 재정청구사항 대한 예고등록 및 특허공보에 공고 하여야 함

특허청장의 재정 처분
특허청장은 지정기간이 경과한 후에 통상실시권의 허락 여부를 결정하는 재정 처분을 하여야 함.

재정 처분을 함에 있어 필요하다고 인정하는 경우에는 발명진흥법 제29조에 의한 산업재산권분쟁조정위원회의 의견을 듣거나 관계 행정기관등의 협조를 요청할 수 있음

재정처분은 통상실시권의 범위 및 기간, 대가와 그 지급방법 및 지급시기, 이행 조건, 법령·조약 준수사항 등을 기재한 문서로 하여야 함

특허권등의 불실시, 부적절실시, 공공의 필요에 의한 통상실시권은 국내수요 충족을 위한 공급을 주목적으로 실시하여야 함

수출만을 위한 의약품 제조는 생산된 의약품 전량을 수출하여야 함

재정 처분은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 재정청구일로부터 6월 이 내에 하여야 함

수출만을 위한 의약품 제조를 위한 재정 청구의 경우에는 법정요건이 충족 되면 반드시 통상실시권을 허락하는 재정을 하여야 함

재정에 의한 통상실시권의 효력

당사자에게 재정서 등본이 송달된 때에는 재정서에 명시된 바에 따라 당사자 사이에 협의가 성립된 것으로 보며 재정을 받은 자가 재정서에 명시된 대가를 지급시기까지 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니한 때에는 그 재정은 효력을 상실 함
- 공탁의 요건

대가를 받을 자가 수령을 거부하거나 수령할 수 없는 경우

재정을 통하여 인정된 대가에 대하여 불복의 소가 제기된 경우

당해 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 질권이 설정되어 있는 경우(질권자의 동의를 얻은 때에는 공탁 요건 해제)

재정서의 변경

변경 신청 사유
의약품을 수출 위한 재정을 받은 경우에 기존 특허권자등이 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장의·표시 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소에 관하여 변 경이 필요한 경우에 한함

변경 청구서 기재사항

재정을 받은 특허번호

재정을 받은 발명의 명칭

청구인의 성명 및 주소(법인은 그 명칭·영업소 및 대표자 성명)

특허권자·전용실시권자·통상실시권자의 성명 및 주소나 영업소

청구 내용의 표시

청구의 취지 및 이유

재정서의 변경이 필요한 원인 및 그 원인을 증명하는 서류

변경 처분

특허청장은 변경 청구가 이유 있다고 인정되는 경우에 재정서에 명시된 사항을 변경 처분함

변경처분의 경우에도 이해관계인의 의견을 들어야 하며 당사자에게 재정 변경서 등본을 송달하여야 함.

재정의 취소

취소 사유

재정을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우

통상실시권을 재정한 사유가 없어지고 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되는 경우

수출만을 위한 의약품 제조에 관한 재정 처분에서 외관상 구분할 수 있는 포장· 표시 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소등 기재 위반, 법령 또는 조약의 준수사항을 위반한 경우

취소 절차·처분

재정 취소사유에 해당하는 경우, 이해관계인의 신청 또는 특허청장의 직권으로 취소할 수 있으며 취소에 관한 절차는 재정 처분의 경우와 동일함

취소 처분을 받은 재정에 의한 통상실시권의 효력은 소멸 함

재정에 대한 불복 제한

재정처분, 재정의 취소처분 등에 대하여 행정심판법에 의한 행정심판을 제기하거나 행정소송법에 의한 취소소송을 제기 할 수 있음
* 다만, 재정으로 정한 대가만을 불복 이유로 행정심판이나 행정소송을 제기할 수 없음

재정을 받은 권리자(특허권자 등)가 그 대가에 불복할 경우에는 재정서 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 일반법원에 소송을 제기할 수 있음(특허법 제190조)

강제실시 재정청구 사례

「비스-티오 벤젠의 제조방법」(일본, 닛봉 소다 주식회사 소유)에 관한 특허가 정당한 이유없이 3년이상 국내 불실시를 이유로 청구되었으며 특허권자의 3년이상 불실시가 정당한 이유 없는 특허권의 남용으로 인정되어 통상실시권을 허여함 ('80.11)

낙태약(mifepristone)제조방법(프랑스 제약회사 소유)이 정당한 이유없이 3년이상 국내 불실시를 이유로 청구되었으나 낙태목적의 의약품은 국내 제조 불허가 대상품목으로서 정당한 이유가 있는 불실시로 판단하여 청구 기각('94.3)

백혈병 치료제 "글리벡"(스위스 제약회사 노바더스 소유)에 대한 환자의 경제적 부담완화를 이유로 청구되었으나 강제실시를 할 정도로 공공의 이익이 있는 것으로 판단하지 아니하여 청구 기각('03.2)

청구인등이 시공을 맡고 있는 서울~춘천간 고속도로 제2공구(28.1㎞)내의 교량공사가 피청구인의 실용신안권 침해 시비로 지연될 경우, 막대한 공공의 이익을 훼손하게 되므로 특허법 제107조 제1항 제3호「공공의 이익을 위하여 특히 필요 한 경우」라고 주장하면서 재정을 청구 하였으나 중도에 자진취하('06.11)

에이즈 치료제 "푸제온"(스위스 제약회사 '로슈')에 대한 의약품 접근권 확보를 이유로 청구되었으나 강제실시를 할 정도로 공공의 이익을 위해서 특히 필요한 경우에 해당한다고 보기 어렵고, 강제실시의 실익이 없는 것으로 판단하여 청구 기각('09.6)

Ⅰ. 청구의 취지

특허 제447096호의 특허청구범위 제○○항에 대해 『갈리드 사이언스 인코오퍼레이티드』에게 통상실시권을 허여한다라는 재정을 구함.

Ⅱ. 청구의 이유

1. 특허 제0447096호 "바이러스성 또는 세균성 뉴라미니다제의 신규한 선택적 저해제"에 관한 특허는 미국의 『갈리드 사이언스 인코오퍼레이티드』사에 의해서 1995년 2월 27일 미국 출원을 근거로 우선권 주장을 수반하여 1997년 8월 26일 출원되어 (출원번호 제1997-0705932호) 2004년 8월 25일 등록된 것임을 이건 특허의 등록원부 등본으로부터 알 수 있습니다.(갑제○호증:특허번호 제0447096호 등록원부등본)

2. 그러나 특허발명의 특허청구범위 제○○항의 발명(이하 이건 '특허발명'이라 합니다) 의 제조화합물인 타미플루(Tamiflu)는 AI(Avian Influenza)에 특허권자에 의해 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니하였으며, 이에 이건 특허발명을 실시하고자 하는 본 청구인 『○○제약』은 특허법 제107조 제1항에 의하여 이건 특허발명의 특허권자에 대하여 통상실시권의 허락에 관하여 협의를 청구하였으나, 협의가 성립되지 아니한 바, 이에 본 청구인은 특허법 제107조 제 1항의 규정에 의하여 특허번호 제447096호 "바이러스성 또는 세균성 뉴라미니다제의 신규한 선택적 저해제" 발명의 특허청구범위 제○○항에 대하여 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구하는 바이며, 이하 상세한 이유를 개진하겠습니다.

3. 특허발명의 이용을 도모하고자 하는 특허제도의 목적에 따라 특허법 제107조 제1 항은 "특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허발명이 다음 각 호의 1에 해당하고 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건하에 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구할 수 있다. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하고자 하는 경우와 제4호의 규정 에 해당하는 경우에는 협의를 하지 아니하여도 재정을 청구할 수 있다. 1.특허 발명이 천재·지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속 하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우, 2.특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나 적 당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우, 3.특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우 -이하생략-"라고 규정하고 있습니다. 이러한 특허법의 규정에 따라 본 건을 살펴보면, 우선 이건 특허발명인 특허번호 제447096호 "바이러스성 또는 세균성 뉴라미니다제의 신규한 선택적 저해제"의 특허청구범위 제○○항은 ......[이하생략]

Ⅲ. 통상실시권의 대가

1. 액수 : US$0,000(또는 \0,000)

2. 지급방법 및 시기
특허청장의 재정결정이 있을 때 특허권자인『갈리드 사이언스 인코오퍼레이티드』 사에 일시불로 지급

3. 대가액 산정의 이유

Ⅳ. 통상실시권의 범위

1. 대상 특허발명 : 대한민국 특허 제0447096호의 특허청구범위 제○○항의 발명

2. 실시내용 : 특허법 제2조 제3호의 실시

3. 지역적 범위 : 대한민국

4. 시간적 범위 : 재정 결정시부터 특허권 만료일까지

Ⅴ. 증거방법

1. 갑제1호증 특허 제0447096호 등록원부

2. 갑제2호증 ...........................................

3. 갑제3호증 ...........................................

Ⅵ. 기타 첨부서류

1. 위임장 : 국내 변호사를 대리인으로 선임했을 경우

2.법인국적증명서
※ 영문일 경우 번역문 포함

답변의 취지

『특허 제0447096호』의 통상실시권 설정에 관한 재정을 하지 아니한다 라는 결정을 구함

답변의 이유

1. 이 건 재정청구인은 2006년 ○○월 ○○일 자로 특허 제0447096호의 특허청구범위 제○○항에 대해 김준경에게 통상실시권 설정을 허여한다 라는 취지의 재정을 구하면서 증거자료로 갑제1호증 내지 갑제○호증을 제출하였습니다.

2. 그러나 청구인의 통상실시권 설정의 재정을 받기를 원하는 피청구인 소유의 특허 제0447096호의 특허청구범위 제○○항의 발명에 의해 제조되는 '바이러스성 또는 세균성 뉴라미니다제의 신규한 선택적 저해제'는 ---[불실시 이유, 재정을 거부하는 이유 및 청구인의 주장에 대한 반론 등]---------------------------------- ---------------------------------------------------------------.
3. 상기의 이유는 특허법 제107조에서 규정하는 본 특허발명을 실시할 수 없었던 정당한 이유가 될 뿐만아니라, 청구인의 협의를 받아들일 수 없는 사유가 됨을 알 수 있습니다. 또한 차후 피청구인의 본 특허발명에 대한 실시계획을 분명히 하고 있기에 본 답변서의 취지와 같은 결정을 구하는 바이며, 필요하다면 보충 서를 제출하겠습니다