MADRID국제상표제도

마드리드 국제상표제도란

개요

본국관청에서의 상표등록 또는 상표등록출원을 기초로 하여 당해 표장을 보호받고자 하는 국가를 지정한 국제출원서를 본국관청을 경유하여 WIPO에 제출하면 국제사무국은 국제출원에 대하여 방식심사를 한 후 이를 국제등록부에 등재하고 국제공보에 공고한 다음 지정국관청에 통지합니다.

지정국 관청에서는 국제출원을 심사하고, 심사 결과 거절이유를 발견한 경우에는 국제등록일부터 12개월(18개월까지 연장 선언 가능) 이내에 국제사무국에 거절통지를 하여야 하며, 만약 지정국관청이 국제사무국에 대하여 거절통지를 하지 않았을 때에는 지정국은 그 지정국에 등록된 것과 동일한 효력을 당해 표장에 부여하여야 합니다.

특징

마드리드의정서 체제는「다국가 1출원 시스템」입니다. 동시에 마드리드 의정서 체제는 「User-Friendly System」으로 절차의 간소화 및 비용절감으로 상표제도의 최종 수요자인 출원인의 편익을 제고시키는 제도입니다.

마드리드 의정서 시스템의 장점

해외 상표출원절차가 간편

비용 절감 및 권리취득 여부의 명확

지정국 추가 가능

상표권 관리의 일원화

마드리드의정서 가입국 현황

2014 년 4 월 현재 91 개국 (한국은 2003. 4. 10. 발효)이 마드리드의정서에 가입하고 있으며, 최근 들어 의정서 가입국이 계속 증가하고 있습니다.

본국관청을 통한 출원

국제출원은 본국관청을 통해서만 출원서를 제출하여야 하고 국제사무국에 직접 제출할 수는 없습니다.

기초등록(basic registration) 또는 기초출원(basic application)

국제출원을 하기 위하여는 본국관청에 기초등록 또는 기초출원이 존재하여야 합니다.

국제출원의 출원인은 1의 기초출원 또는 기초등록뿐 아니라 다수의 기초출원 또는 기초등록을 기초로 하여서도 국제출원을 할 수 있습니다.

국제출원상의 지정상품은 기초출원이나 기초등록상의 지정상품과 동일하거나 그 범위가 작아야 합니다.

관할 본국관청 - 출원인적격

국제출원을 하는 본국관청이 소속된 국가의 국민이거나 당해 국가에 주소를 두고 있거나 당해 국가에 진정(가공의 영업소 배제)하고 실효적(단순한 창고 등 배제)인 산업상 또는 상업상의 영업소(주된 영업소일 필요는 없음)를 두고 있는 자이어야 합니다.

사용언어

국제출원의 언어는 영어, 불어 또는 스페인어 중 소속관청(본국관청:Office of Origin)이 선택하도록 되어 있으며, 우리나라는 영어만을 사용하도록 하고 있습니다.

지정국의 지정

국제출원을 하는 자는 상표를 보호받고자 하는 지정국을 지정하여야 하며, 동일한 조약 (협정 또는 의정서)의 당사자인 국가 또는 정부간기구만을 지정할 수 있습니다.

하자있는 국제출원

국제사무국은 본국관청으로부터 송부받은 국제출원서에 하자가 있다고 판단될 때에는 그 사실을 본국관청 및 출원인에게 통지하여야 합니다.

국제사무국(International Bureau)에서의 절차

개요

국제출원이 요건을 충족하는 경우, 국제사무국은 국제등록부에 이를 등록하고 WIPO 공보에 게재하여 공고합니다. 또한 국제사무국은 지정체약 당사국에게 국제등록 정보를 통보하여 당해 지정국에서 실체심사를 착수 할 수 있도록 합니다.

국제등록의 효력

국제사무국에 의한 국제등록이 있는 경우에는 국제등록일로부터 지정체약당사국의 관청에 당해 표장이 직접 출원된 것과 동일한 효과가 주어지며, 지정국관청에 일정기간(1년 또는 1년 6개월) 내에 국제사무국에 거절통지를 하지 않는 경우에는 지정국에서 등록된 것과 동일한 효력을 부여하여야 합니다.(한국 1년 6개월)

국제등록일

국제등록일은 원칙적으로 본국관청이 국제출원서를 접수한 날이지만, 본국관청이 국제출원서를 접수한 날부터 2월 이후에 국제사무국이 국제출원서를 접수하는 경우에는 국제사무국이 실제로 접수한 날을 국제등록일로 합니다.

국제등록의 존속기간

당해 국제등록은 국제등록일로부터 10년간 유효하며 10년간씩 갱신할 수 있습니다.

등록사항

국제사무국에 의한 국제등록이 있는 경우에는 국제등록일로부터 지정체약당사국의 관청에 당해 표장이 기탁(출원)된 것과 동일한 효과가 주어지며, 지정국관청에서 국제등록을 심사한 결과 일정기간(1년 또는 1년 6개월) 내에 국제사무국에 거절통지를 하지 않는 경우, 지정국은 자국에 등록된 것과 동일한 효력을 부여하여야 합니다.(한국 1년 6개월)

국제등록의 공고

국제등록은 공보에 공고되며, 표장의 견본은 국제출원서상의 표장을 스캐닝(scanning)하여 게재합니다.

등록 및 공고시 사용언어

영어, 불어 또는 스페인어 등 3개 언어로 등록 및 공고를 합니다. 상품 및 서비스 목록은 국제사무국이 국제출원을 수령한 언어로 처음 기재하고 이탤릭체로 다른 언어로의 번역문을 표시합니다. 다만, 표장은 번역하지 않습니다.

지정국관청에서의 절차

< 지정국관청(the Office of Designated Contracting Parties)으로서의 특허청에서의 절차 >
: 외국인(예: 일본인)이 한국에 출원하는 경우

거절이유

지정국은 당해 국제등록에 대한 자국 내에서의 보호를 거절할 수 있으나 파리협약 제6조의5에 의거 자국에 출원된 표장의 거절이유 이외의 근거로는 거절하는 것이 불가능하며, 국내법이 한정된 수의 류나 한정된 수의 상품 및 서비스만을 등록대상으로 한다는 이유로도 거절할 수 없습니다. (예: 다류1출원을 인정하지 않는다는 이유로 한 거절 불가능)

거절기한

거절기한은 원칙적으로 지정국에 국제사무국이 국제등록 사실을 통지한 날로부터 1년 이내이나 지정국이 이를 1년 6개월로 대체함을 선언한 경우에는 1년 6개월 이내로 할 수 있습니다.(한국 1년 6개월)

등록·공고 및 통지

가거절통지는 그 통지가 발송된 일자와 함께 국제등록부에 등록되고, 공보에 공고되지만 거절이유는 공고되지 않습니다.

하자있는 가거절통지

가거절통지에 하자가 있는 경우에는 보정이 불가능하여 무효일 수도 있고, 보정에 의하여 무효가 되지 않을 수도 있습니다. 가거절통지에 ①국제등록번호 표시 누락 ②거절이유의 표시 누락 및 ③가거절통지 기한만료 후 송부한 경우에는 보정이 불가능하여 무효가 되지만(이 경우 국제사무국은, 사본과 더불어 당해 가거절통지를 가거절 통지로 간주하지 않는다는 취지와 그 이유도 송부), 상품 및 서비스 기재의 누락, 선행 표장의 견본 누락, 권리자의 성명·주소 누락 및 재심사 또는 불복에 관한 사항 누락 등의 경우에는 보정에 의하여 치유가 가능하므로 무효가 되지 않습니다.

가거절통지 후의 절차

유효한 거절통지를 받은 경우, 국제등록 권리자는 당해 표장이 그 관청에 직접 기탁된 것과 동일한 권리 및 구제수단을 보유하므로, 권리자는 당해 관청에 직접 출원된 것과 같은 절차를 밟을 수 있습니다.

가거절의 확정 또는 철회

지정국관청은 가거절을 통지한 후에 당해 관청에서의 절차를 완료한 경우에는 거절결정 또는 등록결정에 해당하는 기술서를 국제사무국에 송부하여야 하며, 추후 절차에 따른 결정으로 표장의 보호에 영향을 미쳤다는 사실을 알게 된 경우에는 추가적인 기술서(Further Decision)를 국제사무국에 송부하여야 합니다.

국제사무국은 상기 기술서 내용을 국제등록부에 등록하고, 사본을 권리자에게 송부하며, 공보에도 공고합니다. 이 경우에는 상품 및 서비스에 관한 정보도 완전히 공고합니다

기타

사후지정

사후지정(subsequent designation)의 유용성
국제출원시 당해 체약당사자를 지정하지 아니하였거나 보호를 거절하는 거절이유, 등이 더 이상 존재하지 않게 되어 당해 국가로 보호영역을 확대하고자 하거나, 국제출원 당시에는 의정서 가입국이 아니었으나 그 후 의정서에 가입한 경우 그 국가로 보호영역을 확대하고자 할 경우 사후지정이 유용합니다.

사후지정 요건
국제등록의 권리자의 변경이 없는 경우 사후지정 대상국이 사후지정일 현재 의정서 가입국이어야 하며, 권리자의 변경이 있는 경우에는 새로운 권리자가 그 국제등록의 권리자가 될 자격이 있어야 할 뿐만 아니라 새로운 권리자의 국적, 주소, 또는 영업소가 있는 국가가 마드리드 의정서 가입국이어야 합니다

사후지정 제출
사후지정신청서는 국제등록명의인이 국제사무국에 직접 제출하거나 본국관청을 경유하여 제출할 수 있습니다.

사후지정의 사용언어 및 사용서식
사후지정의 언어는 영어, 불어 또는 스페인어 중에서 국제등록의 명의인이 자유롭게 선택할 수 있으며, 당해 국제출원의 언어와는 무관합니다. 그렇지만, 사후지정신청서를 본국관청을 경유하여 제출하는 경우에는 그 본국관청이 인정하는 언어를 사용하여야만 합니다.

보호기간 및 보호거절
사후지정에 의하여 지정된 체약국에서의 당해 표장에 대한 보호기간은 다른 체약국에서의 보호기간과 동일한 날 만료하며, 사후지정에서 지정된 체약당사국은 국제등록의 지정국과 동일한 권리와 의무를 가집니다. 가거절통지기한은 국제사무국에 의한 사후지정의 통지일부터 기산되지만, 기타 거절이유, 거절기한 및 가거절절차는 국제출원에서와 동일합니다.

국제등록의 변경

국제등록명의인의 성명 또는 주소 변경
국제등록명의인의 성명 또는 주소의 변경등록신청은 국제사무국에서 지정한 공식 서식(MM9) (또는 이와 내용과 형식이 동일한 서식)에 기재하여 국제사무국에 제출하여야 합니다. 국제등록 명의인은 신청서를 국제사무국에 직접 제출하거나, 명의인의 체약당사자의 관청을 통하여 제출할 수 있습니다

대리인의 성명 또는 주소 변경
대리인의 성명 또는 주소의 변경등록신청은 간단한 서신으로도 충분하지만, 비공식서식인 MM10을 이용할 수도 있습니다. 이 서식은 새로운 대리인 선임을 등록신청하기 위해서는 사용할 수 없습니다.

감축, 포기 및 취소
· 감축(Limitation) : 상품 및 서비스 목록의 감축이란 지정체약당사자 전부 또는 일부에 대하여 상품 및 서비스를 감축하는 것을 말합니다. 이 경우 국제등록부에 등록된 국제등록에서 해당 상품 및 서비스를 삭제하지는 않고, 다만 감축이 신청된 체약국에서 해당 상품 및 서비스가 더 이상 보호되지 않을 뿐입니다. 따라서, 모든 지정국에 대하여 감축된 상품 및 서비스라 할지라도 사후지정의 대상이 될 수 있으며, 갱신시 수수료 산정에 있어서도 고려됩니다. 또한, 감축의 경우에는 아래에 언급될 포기 및 취소와 달리 국제사무국의 감축통지에 대하여 각 지정국관청이 "감축이 효력이 없다는 취지의 선언"을 할 수 있습니다.
· 포기(Renunciation) : 포기란 상품 및 서비스 전부와 관련하여 지정체약당사자 일부에 대한 보호의 포기를 말합니다. 포기의 경우 포기된 체약당사자라 하더라도 언제든지 사후지정으로 다시 지정될 수 있습니다.
· 취소(Cancellation) : 국제등록의 취소란 상품 및 서비스 전부 및 일부와 관련하여 지정체약당사자 전부에 대한 국제등록의 취소를 말합니다. 국제등록의 취소는 감축이나 포기와 달리 상품 및 서비스가 국제등록부에서 영구적으로 삭제되므로 상품 및 서비스 전부취소의 경우에는 국제등록이 존재하지 않게 되므로 사후지정을 할 수 없으며, 상품 및 서비스 일부취소의 경우에도 권리자는 국제등록이 취소된 상품 및 서비스에 대하여 사후지정을 신청할 수 없습니다.

국제등록 명의변경
국제등록에 있어서의 명의변경은 국제등록에 포함되는 지정상품 및 서비스의 전부 또는 일부, 지정국의 전부 또는 일부에 대하여 가능합니다. 다만, 양수인은 국제출원의 출원인적격을 가진 자이어야 하며, 양수인이 복수인 경우에도 각 양수인마다 이 요건을 충족하여야만 합니다. 국제등록 명의변경의 효력은 개별 체약국의 국내법에 따릅니다. 즉, 일부 상품만에 대한 소유권 변경의 경우에 양도 대상 상품과 잔존하는 상품이 유사한 경우 지정국은 당해 국가의 영역 내에서의 소유권 변경의 효력을 부인할 권리를 가지고 있으며, 당해 지정국은 그러한 이유와 관련 법규정 및 효력 부인 선언에 대한 재심사 또는 불복 가능 여부를 명시해야 합니다.

국제등록의 갱신

갱신 절차
국제사무국은 보호기간이 만료하기 6개월 전에 비공식적인 통지를 통하여 국제등록 명의인 및 그 대리인에게 정확한 만료일을 알리게 되는데 이 비공식 통지서에는 국제등록원부에 전체적인 거절 또는 무효가 등재되지 않거나 포기되지 않은 모든 지정국이 나열됩니다. 그러나, 국제등록 명의인이 그러한 비공식적인 통지서를 접수하지 않은 경우에도 수수료 납부기한을 준수하여야 합니다.

갱신 이후 절차
국제등록의 명의인이 국제등록을 갱신하면, 국제사무국은 국제등록부에 갱신을 등록합니다. 이 경우 명의인이 갱신수수료를 유예기간에 납부한 경우에도 본래 갱신예정일에 갱신된 것으로 등록합니다. 국제사무국은 각 지정국에 갱신 사실을 통지(갱신시 제외된 지정국에도 갱신에서 제외되었다는 사실을 통지)하고 권리자에게 갱신 등록증을 송부하며, 갱신 관련 자료를 공보에 게재하여 공고합니다

국제등록의 종속성 및 독립성

국제등록의 종속성의 의의 : 국제등록일 이후 5년간은 국제등록에 따른 보호효과는 본국관청의 기초출원(기초등록)에 의존하므로, 기초출원(기초등록)이 소멸되는 경우 등에는 국제등록의 효력도 소멸하게 됩니다.

국제등록의 종속 사항
· 국제등록일로부터 5년이 경과하기 전에, 기초출원이나 이에 따른 등록 또는 기초등록 중 하나가, 국제등록에 열거된 상품 및 서비스의 전부 또는 일부와 관련하여, 취하, 소멸 또는 포기되거나 거절, 철회, 취소 또는 무효의 대상인 것으로 종국적으로 결정된 경우
· 국제등록일로부터 5년의 기간이 경과하기 이전에 다음의 청구 또는 신청이 제기되고, 상기 5년의 기간이 경과한 이후에 기초출원이나 그로 인한 등록 또는 기초등록 중 하나가 거절, 취소 또는 무효로 하는 종국 결정이 이루어진 경우
(i)기초출원의 거절결정에 대한 불복심판청구
(ii) 기초출원으로 인한 등록 또는 기초등록의 취소심판청구, 무효심판청구
(iii) 기초출원에 대한 이의신청

국제등록의 종속성에 따른 국제등록 권리자의 구제 : 국내출원으로의 전환(transformation) 제도는 집중공격으로 인한 국제등록 효력의 불안정을 완화하기 위해 의정서에서 새로 도입한 제도로서, 기초등록(기초출원)이 본국에서 실효됨에 따라 국제등록부에 취소가 등록된 날부터 3월 이내에 국제등록의 명의인이 각 지정국에 동일 표장을 출원한 경우에는 원래의 국제등록일에 출원된 것으로 출원일이 소급되어 인정됩니다.(사후지정국에 출원시는 사후지정일에 출원된 것으로 인정) 국제등록이 기초로 하는 기초출원(기초등록)상의 출원인(권리자)명의로 상기 출원을 해야 하지만 출원 이후에는 국제출원을 할 수 없는 자에게도 그 출원을 양도할 수 있습니다. 주의하여야 할 것은 본국관청의 신청에 의하여 국제등록이 취소된 것이 아닌 경우 즉, 권리자의 신청으로 국제등록이 취소된 경우에는 국내출원으로 전환할 수 없고, 상품 및 서비스 전체에 대한 거절, 무효 또는 포기가 이루어진 국가에 대해서도 전환이 불가능하며, 국제등록 취소일로부터 3월 이내에만 전환이 가능하고 취소대상 상품보다 상품범위가 넓지 않아야 합니다. 일단 국내출원으로 전환되면 그 국가의 법령에 따라 취급됩니다