식품생물자원 특허연구회

동ㆍ식물 특허와 관련한 캐나다의 최근 동향 - Harvard Mouse 판결을 중심으로 이흥권 판사 (캐나다서 연수중) Ⅰ 序 최근 우리나라 연구팀이 세계 최초로 인간 배아 줄기세포 복제에 성공하였다 하여 크게 화제가 되기도 하였지만, 나날이 발전하는 현대 생명공학의 추이는 관련 산업계는 물론 일반 국민들 모두의 기대의 대상이자 또 한편으로 커다란 우려가 아닐 수 없다. 필자가 연수중인 캐나다에서도 위와 같은 연구를 어느 범위까지 허용할 것인가를 놓고 그 어느 때보다 논쟁이 뜨거운데, 주목할 만한 것은 동ㆍ식물 특허를 허용할 것인가에 대해 미국 등 대다수의 서방 국가들과는 다른 입장을 취하는 캐나다 대법원 판결이 있어 흥미롭다. 문제가 된 특허대상은 우리에게 이른바 ‘Harvard Mouse’로 알려진 생쥐인데, 이는 하버드 대학의 연구팀이 유전자 변형의 방법으로 만들어낸 세계 최초의 특허 포유동물로서, 암세포의 증식이 쉽게 일어난다는 특성 때문에 발암물질 및 암 치료제의 검사에 모두 유용한 것으로 알려져 있다. 위 생쥐 대하여는 1988년도의 미국을 시작으로 EU, 일본, 뉴질랜드 등에서 모두 특허가 부여되었으나, 캐나다에서는 2002. 12. 5. 선고된 대법원 판결에 의해 최종적으로 그 특허가 거부되었는데, 이하에서는 위 판결 및 관련된 최근 동향 등을 간략히 소개하고자 한다. (Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents) (2002), 219 D.L.R. (4th) 577, 2002 SCC 76) Ⅱ. 소송 경과 및 판결의 내용 1. 캐나다에서 Harvard Mouse에 대한 특허가 출원된 것은 1985년이나, 당시 특허심의관(Patent Examiner)은 미생물과 같은 하등생물(lower life form)과는 달리 고등생물(higher life form)에 대하여는 캐나다 정부가 특허를 부여한 전례가 없다는 이유로 이를 거부하였고, 이러한 결정은 특허 항소심판원 및 연방 제1심법원에서도 그대로 유지되었다. 그러던 것이 연방 항소법원에서 Harvard Mouse 역시 합성물(composition of matter)에 해당하므로 특허의 대상이 된다고 판시함으로써 위 1심 판결이 번복되었으나, 위 항소심 판결이 2002년 선고된 위 대법원 판결에 의해 다시 번복되어 최종적으로는 특허가 부인됨으로써 그와 관련된 오랜 법적 절차는 일단 종지부를 찍게 되었다. (캐나다의 경우 하등생물(lower life form)에 대하여는 특허 항소심판원의 이른바 Abititi 결정(1982년) 이후 일반적으로 특허가 허용되어 왔다. ) 2. 위 사건이 관련 산업계와 학계는 물론 일반 대중들 사이에서도 지대한 관심사였음을 반영이라도 하듯 대법원은 오랜 심리 끝에 5:4의 근소한 차이로 위와 같은 결론에 이르게 되었는데, 그 다수의견 및 반대의견을 소개하자면 다음과 같다. 먼저, 다수의견을 대표하여 Bastarache 대법관은 「캐나다 특허법은 발명(invention) 을 정의함에 있어 이를 기술(art), 공정(process), 기계(machine), 제조물(manufacture), 합성물(composition of matter)이라는 5개의 카테고리로 한정하여 열거함으로써 무엇이 특허 대상이 되고 무엇이 되지 않는지를 명확히 규정하고 있는데, 그 중 제조물(manufacture)의 경우에는 그 단어 고유의 의미상 고등생물(higher life form)이 여기에 해당한다고 보기 어렵고, 그렇다고 일괄하여 합성물(composition of matter)에 해당한다고 해석한다면 합성물(composition of matter)의 의미가 지나치게 확대된 나머지 그 외 4개의 카테고리는 전혀 불필요한 것이 되어 부당하다. 따라서 합성물(composition of matter) 또한 나머지 카테고리들과 마찬가지로 제한적인 의미로 해석되어야 할 것인데, 그렇다면 고등생물(higher life form)은 위 카테고리들 중 어느 것에도 해당하지 아니??이므로, 향후 의회로부터의 별도 수권이 없는 한 이에 대한 특허는 허용될 수 없다.」고 설시함으로써 특허 대상과 관련하여 이른바 Chakrabarty 사건에서 미국 대법원이 ‘하늘 아래 인간이 만들어 낸 모든 것’(anything under the sun that is made by man)이 다 여기에 포함된다고 판시하였던 것과는 다른 입장임을 명확히 하였다. (캐나다 특허법은 제2조에서 ‘invention’에 대해 ‘any new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter’라고 정의하고 있다.) 다수의견은 그 근거로서, 첫째, 위 생쥐와 같은 이른바 고등생물의(higher life form)의 경우에는 자기복제능력의 유무 및 개체의 복잡성 등과 같은 나름의 독특한 문제들을 가지고 있으므로 일반 화학물질과 마찬가지로 대량 생산이 가능한 미생물 등의 이른바 하등생물(lower life form)과는 달리 취급되어야 하고, 둘째, 고등생물(higher life form)에까지 특허를 부여할 경우 특허 대상이 인간과 그 관련 물로까지 확대될 우려가 있으나 그럼에도 캐나다 특허법은 그와 같은 특허를 제한하기 위한 아무런 안전장치를 두고 있지 아니한바, 캐나다 의회는 법 제정 시에 고등생물(higher life form)에 대한 특허를 의도하지 아니하였다고 해석되며, 셋째, WTO의 TRIPs나 NAFTA 협정에서도 협정국들이 미생물 이외 동, 식물 등과 같은 특정물을 특허 대상에서 제외할 수 있다는 예외 규정을 두고 있는 점 등을 들고 있는데, 이에 대해 소유의견을 대표하는 Binnie 대법관은, 특허 부여의 기준이 되는 고등생물(higher life form)과 하등생물(lower life for) 사이의 경계 자체가 분명치 아니하고, Harvard Mouse에 대해 미국이나 유럽, 일본 등에서 모두 특허가 부여되었음에도 이들과 함께 관련 지적재산권 조약에 가입하고 유사한 법제를 가지고 있는 캐나다에서만 그와 다른 결론에 도달한다는 것은 결코 바람직하지 못하며, 위 특허 거부가 캐나다 BIO 산업에 미칠 부정적인 영향을 도외시 할 수 없다는 논거로 반대의견을 개진하였다. (참고로, 캐나다 특허법에는 우리나라의 특허법 제32조와 같이 공서양속을 이유로 특허를 배제하는 규정이 없다. 물론, 캐나다 헌법의 일부인 s.7 of the Charter를 근거로 인간과 관련한 특허를 거부할 수는 있겠으나, 위 조항만으로 모든 개개의 사안에 대처하기에는 부족하다는 것이 위 판결에서의 다수의견이다.) Ⅲ 판결의 반향 위 판결이 나오자 종교단체와 동물애호단체, 환경단체 등은 열렬한 지지의사를 표명한 반면 산업계와 연구단체 등에서는, 캐나다가 미국 등 주요 교역 상대국들에 비해 지나치게 특허대상을 좁게 한정함으로써 캐나다의 BIO 산업에 대한 외국의 투자는 더 이상 기대하기 어렵게 되었다는 우려의 목소리를 내는 등 예상대로 엇갈린 반응들이었는데, 최근 들어서는 관련 법 규정을 개정해서라도 특허대상을 확대해야 한다는 주장이 점점 힘을 얻고 있는 듯하다. 관련된 몇 가지 문제들을 정리하면 다음과 같다. 1. 특허심사 가이드라인 캐나다 대법원이 위 사건의 직접적인 판단 대상이었던 고등 동물 외에 식물까지를 포함한 이른바 고등생물 전체에 대한 특허성을 부인하는 취지로 판시하면서도 무엇이 고등생물이고 무엇이 하등생물인지는 상식선에서 충분히 판단할 수 있다고만 하였을 뿐 그 판단 기준을 명확히 제시하지 아니함으로써 결국 양자의 구분은 특허국의 실무적인 문제로 남게 되었는데, 참고로 캐나다 지적재산권국(CIPO, Canadian Intellectual Property Office)의 특허심사 지침(Manual of Patent Office Practice, 1998)의 관련 조항(s. 16.05)에서는 하등생물을 박테리아나 곰팡이류 등의 단세포물이나 조직 내 세포 또는 변형된 세포 등으로 정의하고, 고등생물을 식물이나 씨앗, 동물 등과 같은 다세포의 독립된 개체라고 정의하면서, 하등생물만이 특허의 대상이 되고 고등생물 자체는 특허의 대상이 되지 아니하나, 다만 그 산출 공정(process)의 경우는 일정한 요건 하에 특허가 가능함을 규정하고 있다. 2. 다른 특허 대상과 관련하여 Harvard Mouse 판결로써 미국의 Chakrabarty 판결은 더 이상 캐나다에서 원용될 가능성이 없어졌다고 볼 수 있는데, 이는 생명공학 이외의 영역에도 많은 영향을 미칠 것으로 예상된다. 일례로 Business Method와 관련하여, 미국에서는 이른바 State Street Bank & Trust 판결 이후 일정 요건 하에 이에 대한 특허가 허용되고 있으나, 캐나다에서는 전통적으로 이에 대한 특허가 부정되어 왔으며, Harvard Mouse 판결의 결과로 특허대상을 좁게 해석하는 종래의 실무 관행은 당분간 계속될 것으로 예상된다. 3. Monsanto 판결 한편, 재미있는 것은 Harvard Mouse 판결에서 다수 의견을 개진했던 대법관 중 2인이 퇴임한 후 캐나다 대법원은 2004. 5. 21. Monsanto 사건(Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser, 2004 scc 34)에서 Roundup이라는 특정 제초제에 대해 내성을 가지는 특허 유전자를 함유한 canola 라는 곡식을 면허 없이 무단 재배하는 것은 위 유전자 특허권자의 독점적인 이익 향유를 빼앗는 것이므로 그에 대한 특허 침해가 된다는 취지로 판시한 바 있는데, 위 판결에 따른다면 유전자 변형 동물이나 식물에 대한 직접적인 특허 취득은 어렵다 하더라도 위 동물ㆍ식물이 가지고 있는 변형 유전자나 세포 등에 대한 특허 획득을 통해 우회적이기는 하나 신기술이 상당 부분 보호를 받을 수 있을 것으로 학계는 보고 있다. (Steven B. Garland and Sandee Smordin, The Harvard Mouse Decision and Its Future Implications) Ⅳ. 結 유전자 변형 생물에 대한 무분별한 특허가 몰고 올 생태계 파괴와 인간 존엄성 훼손의 우려를 경계하면서도 자국 생명공학의 경쟁력 제고와 관련 연구자들에 대한 보상을 외면할 수 없는 복잡한 현실 속에서 캐나다 사회는 지금 홍역을 앓고 있는 듯하다. 그러나 21세기 최고의 전략산업으로 생명공학이 급부상하고 있고, 이에 따라 다른 서방 선진국들이 관련 동ㆍ식물 특허를 선점하기 위해 전쟁을 벌이고 있는 상황에서 캐나다만이 이를 외면한 채 언제까지나 기존의 입장만을 고수할 수는 없을 것으로 보이며, 특히 캐나다가 NAFTA 가맹국으로서 미국 경제에 대한 의존성이 높다는 점을 보더라도 결국은 미국 또는 적어도 EU 정도 수준의 특허 보호를 받을 수 있도록 조만간 관련법의 개정이 이루어질 것으로 예상된다. 아무튼 G7의 일원이자 우리의 주요 교역 상대국으로서 그 중요성이 점점 커지고 있는 캐나다의 이러한 특허 동향은 우리의 관심사가 아닐 수 없다.